Est-il permis de "disclaimer" un objet positivement décrit dans une demande ?
La question est récurrente (je l'avais évoquée en mars 2008), et les Chambres de recours ne se sont pas encore mises d'accord sur le sujet.
Selon certaines Chambres, si un mode de réalisation est présenté comme possible, son exclusion est un disclaimer non divulgué, qui appelle l'application des décisions G1/03 et G2/03 (T1050/99, T1102/00, T236/01, T868/04, T795/05, T1559/05).
Dans la décision T1107/06, la Chambre 3.3.04 prend une position exactement inverse.
La décision de saisine T507/99 posait la question suivante : "une modification de la revendication par l'introduction d'un disclaimer est-elle inadmissible au seul motif que ni le disclaimer ni l'objet exclu par lui ne trouvent de fondement dans la demande telle que déposée". Dans l'autre décision de saisine (T451/99), il semble ressortir du point 4 que le terme "supporté" en relation avec un disclaimer couvre à la fois une divulgation positive et négative de l'objet exclu.
Par conséquent, les questions posées à la Grande chambre ne s'intéressaient pas au cas où l'objet exclu par le disclaimer était divulgué dans la demande.
De même le dispositif des décisions G1/03 et G2/03 reprend l'expression "le disclaimer ou l'objet exclu par lui ont une base dans la demande déposée ", qui doit s'assimiler à "le disclaimer est divulgué".
Pour la Chambre 3.3.04, les décisions G1/03 et G2/03 ne s'appliquent donc pas au cas où l'objet exclu par le disclaimer était positivement décrit dans la demande.
Un des arguments supportant l'approche plus restrictive est que lorsqu'un objet est décrit positivement, il ne se déduit pas de la demande que le déposant entendait exclure cet objet de la protection. Pour la Chambre 3.3.04 toutefois, le fait qu'une revendication modifiée ne couvre plus un mode de réalisation décrit par la demande telle que déposée n'est pas en soi contraire à l'Art 123(2) CBE.
La vraie question est plutôt de savoir si l'objet de la revendication modifiée découle directement et sans ambiguïté de la demande telle que déposée.
Pour la Chambre, l'homme du métier peut déduire d'une divulgation générique et d'un mode de réalisation préféré que tous les autres modes de réalisation couverts par la divulgation générique sans être spécifiquement mentionnés font aussi partie de l'invention. On retrouve en particulier ce principe dans les décisions traitant de la combinaison d'un domaine de valeurs préféré avec un sous-domaine situé à l'intérieur du domaine général en deçà ou au-delà du domaine préféré (voir par exemple la décision T2/81).
Dans le cas d'espèce, la demande divulguait l'utilisation d'une toxine dans le traitement de sécrétions excessives, en particulier les larmes ou la transpiration. L'homme du métier aurait donc compris que la toxine pouvait être utilisée pour traiter aussi bien les larmes que les autres sécrétions. L'exclusion des larmes n'est donc pas contraire à l'Art 123(2) CBE.
mercredi 2 septembre 2009
T1107/06 : exclusion d'un objet décrit dans la demande
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6 comments:
Si je comprends bien, si on a un support dans le texte pour l'objet qui fait l'objet du disclaimer, les conditions définies par G1/03 sont sans doute suffisantes, mais elles ne sont pas nécessaires.
any opinion ?
Any opinion?
Je ne suis pas d'accord.
...if this was the case, in chemistry,anyone could instead of searching the prior art generate 1000 of pages wih chemical formulae and use this reservoir for later disclaimer
"...if this was the case, in chemistry,anyone could instead of searching the prior art generate 1000 of pages wih chemical formulae and use this reservoir for later disclaimer"
Où est le problème ? Du moment que légal...
Oops..
Où est le problème ? Du moment que C'EST légal...
"if this was the case, in chemistry,anyone could instead of searching the prior art generate 1000 of pages wih chemical formulae and use this reservoir for later disclaimer"
Avoir fait une revue de l'art antérieur avant de déposer sa demande n'est pas une condition d'obtention d'un brevet !
Une autre décision en faveur de la lecture "soft" de l'article 123(2) :
T 910/06 : "The limitation to be considered is the restriction of the permissible halogens for initiators of Formulae 2-6 to Cl, Br and I. Original claim 10 specified generically “X = a halide”. The term “halide” denotes the residues derived from the elements present in group VII of the Periodic Table, namely F, Cl, Br, I and At. According to the application as filed the halide is “especially” I, Br, F or Cl. Accordingly the disclosure of the application as filed with respect to “halide” was restricted to 4 (or 5) specific elements, which restriction arises not only from the specification but in any case in view of the meaning which the skilled person would understand by the term “halide”. This group has now been further restricted to 3 of the disclosed elements thereof (Cl, BR, I) for one group of initiators. Accordingly the scope of this aspect of operative claim 1 has been restricted as compared to that of claim 10 as originally filed, which restriction is based on features explicitly disclosed in the application as filed. […] Accordingly the number of alternatives covered by Formula 5 has simply been restricted to disclosed embodiments thereof compared to the disclosure in the application as filed. [4.5.2] There has been no change in scope (restriction or extension) compared to the application as originally filed with respect to these initiators. [4.5.3] The effect of the changes made in the claim compared to the application as filed is to reduce the range of alternatives for certain of the features of the claim. However the restrictions made do not result in the generation of combinations of subject matter, or to the disclosure of single compounds, which were not disclosed in the application as filed. The claim does not contain subject matter extending beyond the content of the application as filed. [4.6]"
Privat Vigand aurait été fier de voir que son exemple fétiche (halogène vs. Cl) trouve application. En revanche, je doute qu'il ait la même lecture d'A 123(2).
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