La Chambre 3.3.03 profite de la décision T608/07 pour exprimer son opinion sur la distinction à faire entre clarté et insuffisance de description.
Au motif que la revendication 1 comportait une ambiguïté sur la notion de poids moléculaire, l'opposant a fait valoir que l'homme du métier ne savait pas réellement s'il travaillait ou non dans la portée de la revendication. Se basant sur les motifs de la décision T256/87, son avis était que l'invention n'était pas suffisamment décrite.
La Chambre prend une position contraire. Pour elle, l'homme du métier voit immédiatement ce qu'il faut entendre par "poids moléculaire", et l'invention est donc suffisamment décrite.
Mais la Chambre ne s'arrête pas là. Elle choisit aux points 2.5.1 et 2.5.2 de clarifier la situation dans de tels cas où une ambiguïté peut éventuellement conduire à une insuffisance de description, mais aussi influer sur la portée de la revendication (Art 84).
L'Art 84 n'étant pas un motif d'opposition, il convient de bien vérifier si derrière une objection d'insuffisance de description basée sur une ambiguïté ne se cache pas une objection de clarté déguisée. Il n'est pas suffisant de démontrer qu'une ambiguïté existe : il faut prouver que l'ambiguïté est réellement de nature à priver l'homme du métier de la capacité à réaliser l'invention, ce qui ne peut être décidé qu'au cas par cas.
La suite de la discussion est moins claire. La Chambre discute de la notion d'ambiguïté capable d'imprégner toute la revendication et non seulement ses limites, en faisant référence à une décision de la "High Court of England and Wales" (Zipher Ltd v. Markem Systems Ltd [2008]).
Voici un extrait de cette décision britannique : "The third type of insufficiency is that which arises through ambiguity. If the skilled person cannot tell whether he is working the invention or not, the specification is insufficient. It is not, however, enough to establish this type of insufficiency to show that there may be a puzzle at the edge of the claims. It will normally be necessary for the problem to permeate the whole claim. An example of an insufficiency of this type is the molecular weight test in Kirin Amgen at [121] which made it impossible to tell whether there was infringement or not."
La Chambre veut-elle indiquer qu'une ambiguïté ayant un effet sur toute la portée de la revendication peut effectivement conduire à une insuffisance de description, mais pas une ambiguïté n'existant qu'aux limites de la revendication ?
jeudi 2 juillet 2009
T608/07 : relation entre clarté et suffisance de description
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4 comments:
"La Chambre veut-elle indiquer qu'une ambiguïté ayant un effet sur toute la portée de la revendication peut effectivement conduire à une insuffisance de description, mais pas une ambiguïté n'existant qu'aux limites de la revendication ?"
oui
en fait, oui et non.
c'est tout à fait cela : ce n'est pas clair (A84).
Et les critères juridiques proposés, de mon point de vue d'homme du métier des brevets, sont insuffisamment décrits pour être mis en oeuvre (A83).
A mon humble avis ("d'homme Français du métier Anglo-Saxon des brevets"), l'extrait de la décision du TGI (High Court) n'est pas aussi catégorique que son interprétation le suggère. "If the skilled person cannot tell whether he is working the invention or not, the specification is insufficient. It is not, however, enough to establish this type of insufficiency to show that there may be a puzzle at the edge of the claims": "Si l'homme du métier ne peut pas déterminer s'il travaille l'invention ou non, la spécification est insuffisante. Prouver ce type d'insuffisance (NB: par ambiguïté) ne suffit cependant pas à prouver qu'un puzzle pourrait exister aux limites de la revendication".
Dans le contexte, il me semble bien que 'puzzle' signifie davantage un manque de clarté, qu'une insuffisance technique.
Le commentaire du Juge sur les faits au titre de l'insuffisance par ambiguïté ([438] "I have been able to construe the term "predetermined limits". It follows that the use of the term in the claims does not give rise to any insufficiency) semble confirmer cette interprétation: le Juge a pu donner un sens technique à l'expression, il n'y a donc pas d'insuffisance.
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