JUB - Cour d'Appel - représentation par un salarié ou par un dirigeant

La Cour d'Appel de la JUB a récemment rendu deux ordonnances relatives à des questions de représentation.

Dans une première affaire, la Cour confirme la décision de la Division centrale du 16.9.2024, dans une affaire où l'une des partie était représentée par son président, également mandataire agréé devant l'OEB et représentant devant la JUB (ainsi qu'inventeur du brevet invoqué). 

La Cour décide que le représentant légal d'une personne morale ou toute autre personne physique disposant de pouvoirs administratifs et financiers étendus au sein de la personne morale (exercice d'une fonction de direction ou d'administration de haut niveau, détention d'un nombre important d'actions de la personne morale), ne peut pas agir en tant que représentant de cette personne morale.

L'un des objectifs de la représentation des parties par un avocat est en effet d'assurer que les personnes morales soient défendues par un représentant suffisamment éloigné de la personne morale qu'il représente. 

En revanche, l'exercice indépendant des fonctions de représentant n'est pas remis en cause par le simple fait que l'avocat ou le mandataire en brevets européens, qualifié de représentant en vertu de l'art. 48(1) ou (2) UPCA, soit employé par la partie qu'il représente. Une partie peut donc être représentée par un de ses employés, inscrit comme représentant devant la JUB. Le représentant employé par une partie doit toutefois agir envers la Cour comme un conseiller indépendant en servant les intérêts de son client de manière impartiale, sans tenir compte de ses sentiments ou intérêts personnels.

Ordonnance ORD_68946/2024 du 11.2.2025

Dans une deuxième affaire, un mandataire agréé devant l'OEB et administrateur de la société Swat Medical avait demandé à avoir accès à tous les documents soumis dans le cadre d'une action en révocation opposant Meril et Edwards Lifesciences, accès qui lui avait été accordé par la Division centrale. 

La Cour d'Appel juge que les avocats et mandataires agréés doivent être représentés s'ils sont eux-mêmes parties à une procédure devant la JUB. En outre, la représentation est un point de recevabilité impliquant des considérations d'ordre public que la Cour peut examiner à tout moment, y compris d'office.

Ordonnance ORD_7284/2025 du 12.2.2025

T558/22: le dépôt tardif de requêtes ne justifie pas en soi une répartition des frais

L'Opposante réclamait une répartition des frais en sa faveur du fait que la Titulaire avait déposé 13 nouvelles requêtes 10 jours avant la procédure orale devant la division d'opposition, et sans indiquer de manière claire et complète la base des modifications, et compte tenu du nombre important de requêtes subsidiaires non étayées dans la réponse au mémoire de recours et sans explication complète des modifications. Tout ceci avait nécessité un effort de préparation particulier.

La Chambre rappelle qu'en principe, chaque partie supporte les frais qu'elle a exposés (article 104(1) CBE). Le non-respect du délai fixé par la règle 116(1) CBE n'est pas rare, et il ne peut pas être exclu que la Titulaire ait eu une raison d'agir de cette manière. En revanche, la partie qui ne respecte pas les délais procéduraux court le risque que ses soumissions tardives soient considérées comme non-recevables par la division d'opposition. Néanmoins, il faut plus qu'un simple non-respect d'un délai pour prouver qu'une partie a agi de mauvaise foi ou de façon si négligente que cela justifierait une répartition des frais.

De même, le fait de ne pas avoir étayé les requêtes subsidiaires 2 à 48 est susceptible de pénaliser la recevabilité des requêtes subsidiaires, et dans le cas d'espèce n'a pas eu un grand impact dans la préparation du cas car elles ont été déposées dès que possible dans la procédure de recours. En tout état de cause, une comparaison entre l'objet des requêtes et les objections soulevées devait être faite par l'Opposante, qui ne se serait pas résignée à accepter simplement les arguments de la Titulaire concernant l'admissibilité ou le bien-fondé des requêtes.

Décision T558/22

T2412/22: le nombre de différences n'est pas un signe d'activité inventive

L’invention concernait un méthode et un dispositif pour fournir un modèle d'apprentissage profond personnalisé et calibré pour les utilisateurs et utilisatrices d’un véhicule autonome. 

L'objet de la requête principale se distinguait de D1 en ce que l'adaptation du modèle se faisait sur un serveur centralisé, et non sur le véhicule lui-même, en ce qu'on utilisait une bibliothèque de modèles pour différents véhicules, avec une sélection basée sur un score de relation déterminé à partir des données vidéo, et en l'utilisation d'un schéma de labellisation des données.

La Chambre considère que ces différences sont des alternatives évidentes. Il en est de même pour les différences supplémentaires ajoutées dans les requêtes subsidiaires. 

La Demanderesse argumentait qu'un grand nombre de modifications étaient nécessaires pour aboutir à l'invention en partant de D1, et qu'il n'y avait aucune raison pour que la personne du métier effectue toutes ces modifications. 

La Chambre fait remarquer que le nombre de différences par rapport à un certain état de la technique n’est ni décisif ni un indicateur fiable de la présence d’une activité inventive.

Premièrement, le nombre de différences lui-même peut être, et souvent est, trompeur. Une modification peut impliquer ou rendre évidentes plusieurs autres différences. C'est ici le cas, car le fait d'effectuer les calculs sur un serveur ou encore l'utilisation d'une bibliothèque implique une multitude d'autres "différences" associées.

Deuxièmement, le fait que plusieurs modifications se combinent pour fournir une contribution inventive globale ne dépend pas de leur nombre. Par exemple, elles peuvent être des solutions évidentes à des “problèmes partiels” indépendants.

Décision T2412/22

T1847/22: le changement d'ordre des requêtes les a rendues "procéduralement inactives"

La présente décision rappelle que changer l'ordre des requêtes peut avoir des conséquences procédurales.

La division d'opposition avait maintenu le brevet selon la requête subsidiaire 4, anciennement requête subsidiaire 13. Suite au changement d'opinion de la division d'opposition concernant la nouveauté par rapport à D1, la Titulaire avait en effet réordonné ses requêtes, certaines n'étant pas à même de répondre à l'objection.

En recours, la Titulaire demandait à ce que les requêtes subsidiaires 5 à 11, qui étaient numérotées 6 à 12 en première instance (puis 7 à 13 après le changement d'ordre intervenu en procédure orale) soient examinées avant la requête subsidiaire maintenue en première instance.

La Chambre rappelle que l'objet premier du recours est de vérifier le bien-fondé de la décision de première instance et fait remarquer que du fait du changement d'ordre en première instance, la Titulaire a empêché la division d'opposition de prendre une décision quant à ces requêtes. Le changement d'ordre en recours constitue une modification, de sorte que les requêtes subsidiaires ne sont pas admises dans la procédure en application de l'article 12(4) RPCR.

La Titulaire argumentait que sont changement d'ordre n'était pas une manœuvre procédurale arbitraire mais une réponse au changement d'avis de la division d'opposition pendant la procédure orale. La Chambre rétorque qu'un avis n'est que préliminaire, de sorte qu'un changement d'avis ne peut constituer une surprise. En outre, s'il est vrai que changer l'ordre des requêtes peut souvent réduire la durée des procédures devant la division d'opposition, les titulaires doivent garder à l'esprit que l'ordre des requêtes est déterminée par les titulaires eux-mêmes et doivent refléter l'ordre de préférence dans lequel les requêtes doivent être considérées. La réorganisation des requêtes n'est pas qu'une simple modification sans conséquence procédurale.

Le fait d'avoir empêché la division d'opposition de prendre une décision sur ces requêtes les rend "procéduralement inactives" de la même manière que si elles avaient retirées.

Décision T1847/22

Offre d'emploi

Nous recherchons un(e) gestionnaire de portefeuilles brevets

Becker & Associés, pionnier dans le domaine des Sciences de la Vie et de la Chimie, accompagne ses  clients - laboratoires académiques, start-ups et des grands groupes- dans la construction de leurs portefeuilles brevets.

Poste: au sein de notre équipe administrative expérimentée, vous aurez pour mission la gestion des formalités administratives relatives aux procédures de dépôt, examen et délivrance des brevets en France et à l’étranger. En binôme avec un Conseil en Propriété Industrielle, vous serez en contact direct avec nos clients pour les accompagner du dépôt de leur demande de brevet jusqu’à la délivrance.

Profil: Vous maîtrisez l’expression écrite en français et en anglais et les outils bureautiques de type Office (Excel, Word). De formation type Bac+2 ou Bac+3, vous avez idéalement une première expérience de 2 à 5 ans sur un poste similaire. Vous appréciez le travail en équipe. Nous attacherons une grande importance à votre dynamisme, votre volonté d'apprendre et de progresser dans un métier exigeant rigueur et autonomie.

Nos valeurs : Vous serez entouré(e) de professionnels disponibles et soucieux de vous faire gagner en compétences, dans le respect de votre équilibre vie personnelle/vie professionnelle.

Poste basé à Paris, télétravail partiel possible selon expérience.

Rémunération selon profil

Poste à pourvoir dès que possible, dans le cadre d’un CDI.

Les candidatures sont à adresser à : recrutement@becker.fr

T1841/23: la procédure de recours n'est pas conçue pour servir de support à des considérations tactiques dans des procédures parallèles de contrefaçon

La JUB ayant informé l'OEB de l'engagement d'une action en contrefaçon du brevet opposé début septembre 2024, la Chambre avait rapidement notifié aux parties l'accélération de la procédure et convoqué une procédure orale pour le 11 décembre 2024. Un mois plus tard, la Chambre avait envoyé son opinion provisoire, selon laquelle le brevet ne respecterait pas les exigences de l'article 123(2) CBE. Environ 3 semaines avant la procédure orale, le défendeur à l'action en contrefaçon a déposé une intervention et cité un nouveau document.

La Titulaire a demandé un report de la procédure orale, arguant notamment du peu de temps imparti pour répondre aux nouveaux arguments soulevés par l'intervenant. La Chambre fait remarquer que selon l'article 15(2) c) RPCR, le dépôt d'objections, arguments et preuves nouveaux ne justifie normalement pas un changement de date de la procédure orale. En outre, pour ce qui concerne les points de débat les plus pertinents (article 123(2) CBE), l'intervenant n'a pas soulevé de nouvelles objections mais s'est basé sur les arguments antérieurement au dossier. Du reste, s'il apparaît à l'issue de la procédure orale que le droit d'être entendu d'une partie n'a pas pu être respecté, la procédure peut être poursuivie par écrit. La requête en report de la procédure orale est donc rejetée.

Suite au rejet des différentes requêtes pour extension de l'objet, la Titulaire a formulé une objection au titre de la règle 106 CBE, argumentant qu'elle aurait dû bénéficier d'un délai d'au moins 2 mois pour répondre à l'intervention, et que le peu de temps disponible rendait difficile l'élaboration de requêtes subsidiaires qui à la fois satisfassent aux exigences de la CBE et procurent la meilleure protection possible, compte tenu de l'action en contrefaçon en cours.

La Chambre rétorque que la question qui a conduit à la révocation du brevet est en discussion depuis le début de la procédure d'opposition, et que la Titulaire a eu amplement la possibilité d'être entendue à ce sujet.

Si une intervention recevable doit être traitée comme une opposition, son dépôt peu de temps avant la procédure orale devant une Chambre n'excuse généralement pas le titulaire (ou les autres parties), et en particulier ne leur donne pas un bon pour un délai supplémentaire. Ses implications concrètes pour la procédure de recours sur opposition doivent plutôt être déterminées au cas par cas, conformément aux dispositions de la CBE et du RPCR.

En outre, la procédure de recours sur opposition n'est pas non plus conçue pour servir de support à des considérations tactiques dans des procédures parallèles de contrefaçon. Il s'agit plutôt d'une contestation existentielle du titre, sur la base de laquelle l'exécution est poursuivie dans la procédure de contrefaçon, et des paramètres tels que la sécurité juridique et l'économie de procédure sont également en jeu. Les difficultés rencontrées par le titulaire pour rédiger des requêtes auxiliaires qui offrent également la meilleure étendue de protection, compte tenu de la procédure de contrefaçon en cours, ne constituent pas une raison pour retarder la procédure de recours.

Décision T1841/23

T295/22: le mode d'administration est une caractéristique distinctive, contre les DIrectives

La revendication 1 portait sur un composé (apremilast) stéréoisomériquement pur pour son utilisation comme médicament, le médicament étant administré par voie orale.

  

Selon les Directives G-VI 6.1.2 (exemple 2),  le mode d'administration peut être un facteur déterminant dans un traitement médical et doit être considéré comme une caractéristique restrictive, mais ce uniquement par rapport à une indication médicale supplémentaire (spécifique). Dans l'exemple 2, à défaut d'indication thérapeutique spécifique, la caractéristique "administré localement" reste purement illustrative et ne constitue pas une caractéristique technique restrictive susceptible de conférer le caractère de nouveauté. 

Toutefois, l'exigence sous-jacente à la spécificité de l'utilisation au sens de l'article 54(5) CBE doit, selon la conclusion explicite de G 2/08 (5.10.3), être interprétée simplement par opposition à la large protection générique conférée par la première application médicale revendiquée d'une substance ou d'une composition, et n'est en principe pas confinée à une indication médicale particulière.

La Chambre considère en conséquence que le mode d'administration est un élément qui caractérise l'objet revendiqué. 

Le mode d'administration ne confère toutefois pas d'activité inventive en partant de l'exemple 12 de D1, qui décrit l'apremilast stéréoisomériquement pur et son utilité, en tant qu'inhibiteur de la PDE4 dans le traitement de maladies inflammatoires. Le problème technique objectif est de proposer un mode d'administration permettant un traitement sûr et bien toléré des maladies liées à la PDE4 et l'état de la technique montre que le développement d'inhibiteurs de PDE4 administrés oralement était prometteur, ce qui constituait une espérance raisonnable de succès. La présence de certains effets avantageux additionnels éventuellement inattendus ne pouvait conférer d'activité inventive dans la mesure où il aurait déjà été évident d'administrer le composé par voie orale (T1356/21).

Décision T295/22

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un(e) Ingénieur(e) Brevet Electronique (H/F)

CASALONGA, première société pluri-professionnelle d’exercice d’avocats et de conseils en propriété industrielle en France, intervient dans tous les domaines de la propriété intellectuelle, tant en conseil qu’en contentieux.

Précurseur, dynamique et innovant, CASALONGA est aujourd’hui un groupe européen de plus de 120 collaborateurs (avocats, CPI brevets et marques, mandataires, juristes, ingénieurs, gestionnaires de portefeuilles, assistants et autres fonctions support), disposant de bureaux à Paris, Munich, Alicante, Grenoble, Toulouse, Montpellier, Beaune, Pau, Nantes et d’un réseau international de correspondants.

Poste à pourvoir :

Pour accompagner son développement, et notamment son département Electronique en forte croissance, CASALONGA recherche un(e) ingénieur(e) ayant, de préférence, une première expérience réussie en cabinet de conseils en propriété industrielle ou dans un service PI de l'industrie.

Sous la responsabilité de l’associé en charge du département et en liaison directe avec nos clients, vos principales missions consisteront à :

• Rédiger des demandes de brevets en français ou en anglais dans divers domaines de la mécanique et de l’électronique
• Suivre les procédures de délivrance en France et à l’étranger
• Accompagner nos clients dans l’élaboration de leur politique PI
• Etablir des consultations juridiques de brevetabilité et de liberté d’exploitation
• Gérer des dossiers de litiges, en liaison avec les avocats du cabinet

Profil du candidat :

• Autonome, motivé et rigoureux, de formation ingénieur ou universitaire, en électronique, vous bénéficiez idéalement d’un ou deux ans d’expérience
• Idéalement, vous êtes titulaire du CEIPI
• Vos langues de travail sont le français et l’anglais, l’allemand serait un plus

Conditions de travail :

• Type de contrat : CDI à temps complet
• Date de prise de poste : au plus tôt
• Rémunération : en fonction de l'expérience et des qualifications du candidat (sur 13,5 mois)
• Lieu de travail : Paris 6e, Toulouse, Nantes ou Grenoble – possibilité de télétravail
• Le petit plus : soucieux du bien-être au travail, CASALONGA offre des conditions de travail attrayantes et motivantes : télétravail, formation, encadrement, accompagnement lors des examens, évolution de carrière.

CASALONGA offre à tous les candidats les mêmes opportunités d’accès à l’emploi sans distinction de genre, d’ethnicité, de religion, d’orientation sexuelle, de statut social, de handicap et d’âge.

Merci d’envoyer CV et lettre de motivation à rh@casalonga.com

T1865/22: détérioration évidente

La composition de décapage revendiquée se distinguait de celle de l'exemple 2 de D7 en ce que la teneur en co-solvant était de 2 à 20%, contre 25% pour l'exemple 2. 

En l'absence d'effet technique associé, le problème technique objectif était de fournir une composition de décapage alternative. La Chambre n'admet pas dans la procédure les avantages allégués pour la première fois lors de la procédure orale.

Le fait de réduire arbitrairement la concentration d'un composant en faveur d'un autre n'est qu'une mesure de routine qui ne pouvait impliquer d'activité inventive.

La Titulaire argumentait que la personne du métier n'aurait pas réduit la teneur en monoéthylène glycol, car selon D7 des teneurs élevées en agent de couplage étaient nécessaire pour obtenir une tolérance à l'eau appropriée. C'est pour cette raison que la division d'opposition avait conclu à la présence d'une activité inventive.

La Chambre n'est pas convaincue par cet argument. Si réduire la concentration en monoéthylène glycol réduit la tolérance à l'eau, alors la même détérioration s'applique aussi à l'objet revendiqué, de sorte que le problème technique objectif serait de réduire la tolérance à l'eau des compositions de décapage de D7. La solution aurait alors été évidente car rien n'aurait empêché la personne du métier de réduire la concentration si une plus faible tolérance à l'eau avait été requise.

Plus généralement, le simple fait que l'objet revendiqué exclue une caractéristique technique divulguée dans l'art antérieur le plus proche comme étant essentielle ou avantageuse pour un effet technique ne peut pas en soi établir l'existence d'une activité inventive. Au contraire, dans des situations où l'exclusion de la caractéristique technique en question est la seule caractéristique qui distingue l'objet revendiqué de l'art antérieur le plus proche, il doit être démontré que l'objet revendiqué atteint cet effet technique dans une mesure comparable à celle de l'art antérieur le plus proche, même en l'absence de cette caractéristique. Sans cette preuve, l'objet revendiqué ne fait qu'entraîner une détérioration évidente de l'effet technique décrit dans l'art antérieur le plus proche.

Décision T1865/22

T1588/22: la division d'examen a agi à l'encontre du principe de protection de la confiance légitime.

La demanderesse (une personne physique non représentée) avait répondu à la notification selon la règle 71(3) CBE en proposant un jeu de revendications modifié. 

Dans la notification suivante, la division d'examen avait soulevé une objection au titre de l'article 123(2) CBE, et indiqué que la demanderesse pouvait soit modifier les revendications pour revenir au texte proposé dans la notification selon la règle 71(3) CBE, soit déposer de nouvelles revendications, étant rappelé qu'une procédure orale aurait alors lieu, pour plus d'efficacité et une meilleure communication. La demanderesse avait en réponse à nouveau modifié ses revendications, et la demande avait ensuite été rejetée par décision écrite.

La Chambre considère que la division d'examen avait créé une attente légitime à ce qu'une procédure orale soit organisée avant toute rejet de la demande. La division d'examen a donc agi à l'encontre du principe de protection de la confiance légitime. 

La décision faisait remarquer que la demanderesse n'avait pas requis de procédure orale, de sorte que son droit d'être entendu avait été respecté. La Chambre n'est pas d'accord, car même si aucune requête en procédure orale n'avait été formulée, la division d'examen avait créé une attente légitime à ce qu'une telle procédure orale ait lieu.

La décision est donc annulée et la taxe de recours est remboursée.

Décision T1588/22