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mercredi 24 juin 2009

T2321/08 : de l'obligation de citer l'art antérieur

Décision 2321/08

La R. 42(1) b) CBE prévoit que : "la description doit indiquer l'état de la technique antérieure qui, dans la mesure où le demandeur le connaît, peut être considéré comme utile à la compréhension de l'invention, à l'établissement du rapport de recherche européenne et à l'examen de la demande de brevet européen, et de préférence citer les documents reflétant cet état de la technique"

L'Examinateur estimait que le déposant aurait dû citer des documents D1 à D7, dont le déposant avait connaissance, puisqu'un des inventeurs était l'auteur de ces documents.
Le déposant a proposé de nouvelles feuilles de description citant cet art antérieur.
Mais au cours de la procédure orale, la Division d'examen a estimé qu'il n'était plus possible de remédier à l'objection selon la R.42(1) b), et a rejeté la demande.

Pour la Division d'examen, la référence au rapport de recherche prouve que l'art antérieur connu du déposant doit être cité dans la demande telle que déposée.

Pour la Chambre, c'est la R. 27 CBE1973 qui est applicable, puisque l'Art 78 CBE 2000, dont dépend la règle 42, ne s'applique qu'aux demandes déposées à compter de l'entrée en vigueur de la CBE 2000.
Cette règle s'applique à la description en général et pas à la description telle que déposée. En particulier, la décision G1/03 prévoit la possibilité d'amender la description pour y faire apparaître un art antérieur sur lequel est basé un disclaimer. En outre, la R. 27 CBE 1973, comme la R. 42 CBE, ne mentionne que l'art antérieur qui peut être considéré comme utile, ce qui laisse une marge d'appréciation au déposant. Les versions française et anglaise prévoient également que les documents doivent être cités de préférence, contrairement à la version allemande. Mais selon la décision J8/95, une version linguistique plus restrictive que les autres ne peut pas induire de conséquences négatives pour le déposant.

La Chambre en conclut donc que la R. 27 CBE 1973, comme la R. 42 CBE, ne constitue pas une obligation stricte de citer dans la demande telle que déposée l'art antérieur connu.

La Chambre est également d'avis qu'aucune disposition de la CBE ne peut empêcher d'amender la description afin de respecter les exigences de la R. 42 (1) b).
Le droit d'amender la demande est régi par l'Art 94(3) et l'Art 123(1) CBE. Selon cette dernière disposition, le déposant a le droit de modifier au moins une fois sa demande. La décision G1/05 (pts 3.2 et 3.4) a également affirmé qu'un principe important de la CBE est de permettre au déposant d'apporter des modifications pour répondre à des objections.

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9 commentaires:

Anonyme a dit…

La question est quand même de savoir pourquoi la division d'Examen, en procédure orale, a pu refuser l'introduction des pages modifiées.
Une hypothèse, le cas est traité à la Haye où les examinateurs habitués à ne faire que de la recherche ne sont toujours pas habitués à faire des procédures orales (les oppositions peuvent être assez folkloriques à la Haye).

Dans ce cas le client n'est pas un petit inventeur, mais il faut imaginer les conséquences pour une PME qui doit payer tous les frais liés au recours, pour une idiotie pareille

Anonyme a dit…

quelle réputation vous faites à La Haye !

Anonyme a dit…

oui c'est vrai,

mais j'ai encore deux ou trois décisions en oppo qui me reste en travers de la gorge.

Anonyme a dit…

Le premier examinateur est quelqu'un de très expérimenté qui est allé à La Haye pour former les examinateurs locaux lors du projet Best.

Il a manifestement fait un "test case", pour plusieurs raisons qui me semblent toutes excellentes. Même s'il a reçu la réponse prévisible, la démarche n'a rien d'une idiotie.

Il est malvenu d'imaginer quoi que ce soit: le demandeur et la demande n'ont pas été choisis au hasard.

Anonyme a dit…

Merci de cet éclaircissement,

la notion et l'existence même de "test case" ne me parait pas admissible. Si un examinateur a un point de droit à éclaircir ce n'est pas au déposant(aussi gros soit il) d'en subir les conséquences.

Vous avez l'air de connaître bien ce dossier. Pouvez vous m'indiquer ce que pouvait espérer l'Examinateur ? La réponse de la chambre de recours est quand même extrêmement prévisible.


Merci d'avance

Anonyme a dit…

Je ne connais pas ce dossier et j'ai quitté l'OEB depuis longtemps. En revanche j'ai bossé dans domaines techniques connexes, et j'ai donc été confronté à des problèmes similaires, aussi bien pour la recherche que pour l'examen.

C'est la dérive des déposants qui pose les points de droit, pas l'examinateur.

En l'occurrence, les inventeurs sont des experts dans un domaine technique donné, mais deux revendications indépendangtes couvrent l'Univers (et le reste) tellement elles sont larges. Et les deux autres sont incompréhensibles tellement elles manquent de clarté. Il suffit de consulter le dossier en ligne pour le constater.

Evidemment aucun état de la technique antérieur n'est cité: si le moindre état de la technique avait été cité, ces revendications n'auraient pas pu être déposées. Il est évident que cette omission est délibérée. Cela n'a pas que des conséquences sur le jeu de revendications mais également sur la description, et donc sur l'information des tiers.

Est-il acceptable de la part d'un constructeur automobile de revendiquer la roue ou le moteur à explosion ?

Par ailleurs, il y avait une différence de taille entre le texte DE et les version FR et EN. Il était important de savoir rapidement quelle version était la "bonne".

Il me semble toujours préférable de faire un "test case" qui sera soumis à la sagacité d'une chambre de recours et qui suscitera un débat public, plutôt que de voir des examinateurs prendre des décisions individuelles qui aboutissent à des pratiques d'examen (et même parfois de recherche) différentes selon les directions de l'OEB voire entre les examinateurs d'une même direction.

Personnellement, je suis confronté à d'énormes difficultés avec Münich, certains examinateurs semblant avoir décidé de ne plus appliquer la CBE et les Guidelines. Je dois faire mon propre "test case" pour savoir si cette façon d'examiner un dossier est correcte ... Ce qui est risqué puisque j'ai également été confronté à une décision aberrante en recours.

Je n'en tire pas pour autant des conclusions générales sur les examinateurs de Münich.

L'examinateur pouvait espérer une évolution des règles d'application, ou des guidelines, afin que lorsque la mauvaise foi du déposant est manifeste, il puisse faire une objection. Mais c'était peu probable dans ce cas. Il était certain d'avoir un éclaircissement sur les versions divergentes du texte, et il l'a eu.

Pardon pour la longueur de ce commentaire.

Anonyme a dit…

Merci de cette réponse détaillée et claire,

Je suis d'accord avec vous sur la mauvaise fois de certains déposants qui revendiquent la lune. Mais il me semble que cette façon de procéder est compensée par la publication de la demande avec le rapport de recherche qui permet au tiers de se faire une idée sur la validité des revendications.
Ce qui me gène dans cette demande de l'Examinateur c'est qu'elle nous amène vers une "duty of candor" qui est complètement étrangère à la CBE.
Maintenant on peut très bien vouloir s'orienter vers cette "duty of candor" mais elle doit être totale et clairement affirmée. On pourrait notamment la rendre obligatoire dans le cadre de la proposition faite pour reculer le début de l'Examen et ainsi renforcer l'information des tiers si cette proposition passait.

Anonyme a dit…

Le premier examinateur est quelqu'un de très expérimenté qui est allé à La Haye pour former les examinateurs locaux lors du projet Best.
Anonyme #2 #4 #6 (la même personne je suppose?), d'après vos commentaires, vous donnez l'impression d'avoir connu ou rencontré le Premier Examinateur lors de votre affectation à l'OEB. Puis-je demander si vous l'avez 'affronté' lors de procédures orales, en tant que praticien représentant un client? Pour en avoir fait l'expérience à maintes reprises, et après avoir observé la composition de la Division d'Examen par curiosité dans ce cas pour le moins "particulier", la décision de la Division d'Examen ne me surprend absolument pas. La décision de la DG3 non plus, Dieu merci! Il existe une nette différence entre "très expérimenté" et "autocratique".

Armand Grinstajn a dit…

Je reviens de Munich où j'ai eu l'occasion de discuter avec des Examinateurs. Quand je leur ai parlé de la décision T 2321/08, j'ai découvert, à ma grande surprise, qu'ils la connaissaient tous. En fait, la décision avait circulé à l'OEB et elle a fait beaucoup rire, d'autant plus que l'Examinateur à son origine vient de monter en grade, il y a peu de temps. Contrairement à l'ancien Examinateur qui s'est exprimé dans ces colonnes, ses collègues en service n'étaient pas très tendres. Plutôt qu'un test case, ils y voyaient un dérapage. Ah, la confraternité, cette haine vigilante, comme disait l'autre.

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