T81/14 : utilisation d'un produit obtenu par un procédé

La requête subsidiaire 3 portait sur un procédé de fabrication d'un corps en carbure fritté. La revendication 8 portait sur l'utilisation du corps obtenu par le procédé en question, pour la fabrication d'un outil de coupe.

La  Chambre note que la revendication 8 est équivalente à une revendication portant sur un procédé de fabrication d'un outil de coupe utilisant le corps fritté. Les étapes de fabrication du corps fritté ne font donc pas partie de l'activité revendiquée.
Si la Titulaire avait voulu inclure ces étapes dans la méthode revendiquée, elle aurait pu rédiger la revendication différemment, par exemple en revendiquant un procédé de fabrication d'un outil de coupe utilisant un corps fritté et comprenant la production dudit corps fritté selon la méthode des revendications 1 à 7.
La référence aux étapes de la méthode de fabrication du corps fritté ne définit donc pas des caractéristiques de procédé mais seulement les caractéristiques du produit utilisé.

La Chambre rappelle que la définition d'un produit à l'aide de caractéristiques de procédé au lieu de caractéristiques structurelles est réservée au cas où cette dernière définition n'est pas possible (T150/82). Le fait que la revendication 8 porte sur un procédé n'y change rien.
Dans le cas d'espèce, la Chambre juge que la revendication n'est pas claire car la Titulaire aurait pu définir le produit par des caractéristiques de composition, de microstructure et de propriétés mécaniques, qui caractérisent le produit dans les exemples du brevet.

Notons en passant la référence faite par la Chambre au point 3.5 à l'affaire Hospira v. Genentech (points 143-147), dans laquelle le juge anglais a interprété différemment une revendication de type "produit par procédé" selon que la question à juger relevait de la validité ou de la contrefaçon. En ce qui concerne la contrefaçon, une revendication de produit "obtenu par" un procédé ne couvre que les produits effectivement obtenus par ce procédé. En revanche, en ce qui concerne la validité, le juge a considéré qu'un nouveau procédé aboutissant à un produit connu ne peut conférer la nouveauté audit produit, suivant ainsi la jurisprudence de l'OEB.

La Chambre propose le résumé suivant : lorsque l'on considère la définition d'un produit en référence à son procédé d'obtention, les principes développés par la jurisprudence pour les revendications de type "produit-par-procédé" sont généralement à appliquer dans le cas d'une revendication portant sur l'utilisation d'un tel produit.

Décision T81/14

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