Dans un arrêt du 12 juillet dernier, la Cour Suprême du Royaume-Uni a bouleversé la jurisprudence britannique en termes de contrefaçon par équivalence.
Actavis avait saisi les juridictions britanniques en déclaration de non contrefaçon au Royaume Uni, en France, en Italie et en Espagne, du brevet EP1313508 détenu par Eli Lilly.
Actavis souhaite commercialiser des produits anticancéreux contenant des sels de dipotassium du composé représenté ci-après (pémétrexed), tandis que la revendication du brevet porte sur des sels de disodium. D'autres produits envisagés sont l'acide en lui-même et des sels de ditrométhamine.
La question de la contrefaçon par équivalence se pose donc.
En appel, Actavis avait été victorieux, le juge ayant décidé qu'il n'y avait pas de contrefaçon.
La Cour Suprême renverse ce jugement. Après une analyse de la jurisprudence antérieure et de la pratique dans d'autres juridictions européennes (DE, FR, IT, ES, NL), la Cour estime que la question de la détermination de la protection conférée va au-delà de la simple question de l'interprétation des termes de la revendication, comme avait pu le suggérer la jurisprudence Kirin-Amgen en 2004.
La Cour propose le test suivant, qui est une modification du test Improver (affaire Epilady):
i) la variante aboutit-elle substantiellement au même résultat substantiellement de la même manière ?
ii) était-il évident pour l'homme du métier, lisant le brevet à sa date de priorité mais sachant que la variante aboutit au même résultat, qu'elle le fait substantiellement de la même manière ?
iii) un tel lecteur du brevet aurait-il néanmoins conclu que pour le breveté un respect strict du contenu littéral des revendications était une exigence essentielle de l'invention ?
Le test est d'abord appliqué sans s'intéresser à la procédure de délivrance devant l'OEB.
S'agissant de cette procédure (prosecution history), la Cour note que le titulaire avait dû passer du terme générique "antifolate" au pémétrexed pour échapper à une objection d'insuffisance de description et de défaut de support, et qu'il avait dû se limiter au sel de disodium pour respecter l'article 123(2) CBE, puisque seul ce sel était cité dans la demande.
La Cour considère de façon générale que les juges ne devraient se référer à l'historique de la procédure que :
i) si l'examen de la procédure permet de manière non ambiguë de clarifier un point totalement obscur quand on se limite à la lecture du brevet, ou
ii) si ignorer le contenu du dossier serait contraire aux intérêts du public (par exemple lorsque le breveté a clairement affiché qu'une variante donnée n'était pas couverte par le brevet).
La Cour conclut que la mise sur le marché des produits visés constituerait un contrefaçon au Royaume-Uni.
Elle arrive à la même conclusion en France, en Italie et en Espagne, en application de la loi locale.
En Allemagne, l'Oberlandsgericht München a jugé en mai dernier que la commercialisation du sel de ditrométhamine constituait aussi une contrefaçon par équivalence (Eli Lilly c/ Ratiopharm, 18.5.2017)
Actavis c/ Eli Lilly, UK Supreme Court, 12.07.2017
1 comments:
La décision de la Cour Suprême du Royaume-Uni a fait couler beaucoup d’encre, en tout cas virtuelle, quand on voit les discussions animées qui ont eu lieu, et qui ont toujours lieu, sur un blog ami.
http://ipkitten.blogspot.de/2017/07/an-improved-improver-uk-supreme-court.html
Dans ces discussions, il est possible distinguer deux fractions :
1) La fraction pro-breveté
2) La fraction adverse
Il semble que la seconde fraction soit plus importante que la première.
La fraction pro-breveté considère que la décision est correcte et l’applaudissent. La contribution du titulaire va au-delà du strict libellé de la revendication. Il est loisible de tenir compte de progrès mis à jour après la délivrance. Pour ce faire il est bon de prendre en ligne de compte l’Art 2 du protocole d’interprétation de l’Art 69 adopté lors de la révision de la CBE en 2000.
L’autre fraction la critique, parfois sévèrement.
La critique peut se résumer comme suit :
La décision introduit une grande incertitude quant à l’étendue de la protection accordée par le brevet et rend les études de liberté d’exploitation plus aléatoires que jamais.
L’Art 2 du Protocole de 2000 évoque bien les équivalents, mais la conférence diplomatique n’a pas réussi à se mettre d’accord sur une définition desdits équivalents.
La description contient certes une déclaration générale quant à l’association d’un anti-folate, comme le sel de disodium, et de vitamine B12, mais la description ne contient qu’un seul exemple relatif aux sels de disodium. Certains voient dans la décision une prime à la rédaction spéculative de demandes, car la contribution à l'art antérieur se limite aux sels de disodium.
La DE a donc logiquement demandé au déposant de se limiter aux sels de disodium. Ce que le déposant à fait sans broncher, ou mieux, sans essayer de défendre la déclaration générale et de présenter de nouveaux exemples visant d’autres sels. Par contre la DE n'a pas demandé de supprimer la déclaration générale.
La Cour Suprême du Royaume Uni a même considéré que la DE n’avait aucune raison de requérir cette limitation, ce qui va un peu loin, eu égard à la pratique des DE et à la jurisprudence des CR.
La Cour Suprême a de même refusé de prendre en compte l’attitude du déposant pendant la procédure d’examen, car pour elle la description sert de support à une interprétation très large, sans qu'il y ait besoin de recourir au dssier. Il aurait peut-être fallu que la DE exige la suppression de cette déclaration générale.
La Cour Suprême est d'avis que la recherche d'autres sels que le disodium est une pratique courante dans le domaine et que pour cette raison aussi les produits d'Actavis basés sur le dipotassium sont contrefaisants. Elle méconnaît cependant le fait qu'en pharmacie, une petite modification peut avoir des effets délétères.
En tout cas entre rédaction de demande fort spéculative et non-limitation de l'ensemble de la description à l’exemple effectivement, la décision a fait du bruit dans le landerneau.
Eu égard aux aspects spécifiques du dossier, elle devrait donc être relativisée et à tout le moins sujette à caution.
Que la Cour Suprême se soit fourvoyée dans l'affaire Epilady/Improver est une chose, mais le dossier pour rétablir l'équilibre aurait pu être mieux choisi.
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