C-567/14 : paiement de la redevance malgré l'annulation du brevet

Le brevet EP 173 177, délivré en 1992 puis révoqué en 1999, avait été donné en licence par le titulaire Hoechst à la société Genetench en 1992, le contrat de licence prévoyant un taux de redevance de 0,5% des ventes. Le contrat portait également sur les brevets américains correspondants.

En 2008, Hoechst a demandé à Genentech des informations sur ces ventes. Genentech a réagi en résiliant le contrat de licence. Hoechst a alors déposé une requête en arbitrage auprès de la CCI pour obtenir le paiement de la redevance, qui n'avait jamais été versée. L'arbitre unique, dans une sentence finale, a condamné Genentech à payer à Hoechst la somme de 108 322 850€ (le produit concerné est l'anti-cancéreux MabThera/Rituxan).
On note également que la CAFC a confirmé en 2012 que le Rituxan ne contrefaisait pas les brevets américains correspondants.

Genetech faisait valoir qu'aux termes du contrat de licence, les "produits sous licence" sont des produits qui, en l'absence de l'accord, contreferaient une ou plusieurs revendications non expirées. Le brevet étant révoqué, avec effet rétroactif, aucun de ses produits n'a jamais contrefait le brevet.
L'arbitre a quant à lui considéré que l'objet du contrat, interprété selon l'article 242 du code civil allemand, était d'éviter tout procès en contrefaçon, et que tant que le contrat était en vigueur les redevances étaient dues mêmes si le brevet était annulé.

Genetech a alors saisi la Cour d'Appel de Paris pour faire annuler la sentence arbitrale, au motif que cette dernière violerait l'ordre public international, le fait de lui imposer le paiement de redevances en l'absence de contrefaçon alors que tous les autres acteurs pouvaient librement exploiter la technologie constituant une distorsion de concurrence.

Dans un arrêt du 23 septembre 2014, la Cour a saisi la CJUE sur la question de savoir si donner effet à un contrat de licence en cas d'annulation du brevet est contraire à l'article 101 TFUE.

La CJUE répond par la négative, en élargissant même le champ de la question.
Elle répond en effet que l'article 101 TFUE ne s'oppose pas au fait d'imposer au licencié le paiement d'une redevance pendant toute la période d'effectivité du contrat, en cas d'annulation ou de non-contrefaçon du brevet sous licence, dès lors que le licencié a pu librement résilier le contrat de licence moyennant un préavis raisonnable.

Elle relève en effet que dans l'arrêt Ottung (C-320/87), elle a déjà jugé que les règles de la concurrence ne s'opposaient pas à ce qu'un contrat impose le paiement d'une redevance pour l'utilisation d'une technologie qui n'est plus couverte par le brevet (dans le cas d'espèce après l'expiration du brevet), à condition que le licencié puisse résilier librement le contrat. Aussi longtemps que le contrat demeure en vigueur et peut être librement résilié par le licencié, le paiement est dû, quand bien même le brevet ne peut plus être mis en oeuvre à l'encontre du licencié.

Arrêt C-567/14 du 7 juillet 2016 (Genentech Inc. contre Hoechst GmbH et Sanofi-Aventis Deutschland GmbH)

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