La jurisprudence relative aux sélections d'une plage de valeurs numériques dans une plage plus large semblait bien établie depuis la décision T279/89.
Cette décision, citant la décision plus ancienne T198/84, et reprise par les Directives, partie C-IV 9.8 ii), a introduit un test tripartite : pour être nouvelle, la plage sélectionnée doit être i) étroite, ii) éloignée des exemples de l'art antérieur et iii) motivée. Par "sélection motivée", il faut comprendre que "la plage de valeurs sélectionnée n'est pas extraite arbitrairement de l'état de la technique, c'est-à-dire un simple mode de réalisation de l'état de la technique, mais une autre invention (sélection effectuée à dessein, nouvel enseignement technique)."
Dans la décision T1233/05, la Chambre 3.3.10 fait une autre lecture de la décision T198/84 et considère que le troisième critère, le caractère non arbitraire de la sélection, relève plus de l'activité inventive que de la nouveauté.
Dans la décision T198/84 il est vrai qu'au point 5, la Chambre déclarait déjà que la sélection était nouvelle du fait qu'elle était étroite et éloignée et éloignée du domaine connu justifié par les exemples. Mais au point 7, elle se posait la question de savoir si "cette manière d'envisager la nouveauté se traduit par quelque chose de plus qu'une simple délimitation formelle du présent procédé par rapport à celui compris dans l'état de la technique. La délimitation porte simplement sur l'énoncé de la définition de l'invention, mais non sur son contenu, dans le cas où la sélection est arbitraire, c'est-à-dire dans le cas où les propriétés et les possibilités du domaine choisi sont les mêmes que celles du domaine total, si bien que ce qui est choisi n'est qu'une partie quelconque de ce qui est déjà connu."
Tout en concluant qu'un effet nouvellement découvert dans un domaine limité n'est pas une condition de la nouveauté, mais "permet néanmoins de déduire, eu égard à la différence technique, qu'il n'y a pas eu de choix arbitraire à partir de ce qui est connu antérieuremant, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'une simple forme de réalisation de la description antérieure, mais d'une autre invention (choix motivé)."
Si cette décision devait être suivie, le fait de ne pas considérer la "motivation" comme une condition de la nouveauté aurait au moins le mérite d'homogénéiser le traitement des inventions de sélection. Dans le cas des sélections multiples (dans plusieurs plages) ou des sélections de composés chimiques, la question de la motivation ne se pose d'habitude que que lors de la discussion de l'activité inventive.
Dans le cas d'espèce, l'aspect arbitraire de la sélection a conduit au défaut d'activité inventive, si bien que l'abandon de la troisième condition n'a pas influé sur le résultat final. Il en aurait été autrement si l'art antérieur avait appartenu à l'état de la technique selon l'Art 54(3) CBE...
dimanche 15 mars 2009
T1233/05 : vers une remise en cause du test tripartite pour les inventions de sélection ?
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14 comments:
..le fait de ne pas considérer la "motivation" comme une condition de la nouveauté aurait au moins le mérite d'homogénéiser le traitement des inventions de sélection. Dans le cas des sélections multiples (dans plusieurs plages) ou des sélections de composés chimiques, la question de la motivation ne se pose d'habitude que que lors de la discussion de l'activité inventive...
je suis bien d'accord. J'ai toujours eu du mal à comprendre ce critère de motivation pour la condition de nouveauté.
La question des arts antérieurs 54-3 n'est pas très claire :
Pour s'en démarquer, suffit-il de rajouter une caractéristique technique sans effet technique, qui rend la revendication nouvelle sans vraiment apporter de contribution à l'invention ?
Ce n'est guère satisfaisant !
il serait bon de saisir la GCR sur cette question !
Concernant la remarque sur 54(3) :
Votre remarque est générale, et la question se pose invention de sélection ou pas.
Si votre invention est nouvelle et inventive au regard de l'art antérieur 54(1) et (2) et nouvelle au regard de l'art antérieur 54(3), alors elle est brevetable : c'est la loi (la CBE)...
Nous vivons tous avec cela au moins depuis que la CBE existe.
Personnellement, je pense que l'article 54-3 CBE devrait être révisé et supprimé. En effet, si un brevet antérieur non publié existe, alors il devrait être une antériroité au titre de 56CBE car, comme justement dit ci-dessus, il est trop facile de limiter une revendication 1 avec des caractéristiques triviales mais non explicitement divulguées dans le brevet antérieur car aucun brevet n'est exhaustif.
Cet article 54-3 n'est pas satisfaisant selon moi mais, évidemment, comme il est dans la CBE, je "vis" avec...
Je reviens sur ma remarque concernant A54-3 dont je dis
"Ce n'est guère satisfaisant !"
je précise mon interrogation avec un exemple :
J'ai inventé la voiture, et j'ai donné comme exemple une voiture bleue.
La couleur n'a pas d'effet technique particulier dans mon invention.
L'OEB m'oppose un art antérieur 54-3 qui divulgue la voiture, sans mentionner les couleurs.
Puis-je restreindre ma revendication à une voiture bleue et obtenir un brevet ?
je vois trois solutions :
a) la caractéristique "bleue" n'est pas prise en compte pour l'analyse de la nouveauté, car elle n'a pas d'effet technique dans mon invention. Je ne peux pas obtenir de brevet.
b) La caractéristique "bleue" est considérée antériorisée par le doc 54-3, car au vu de l'enseignement de la voiture, l'homme du métier peind celle-ci dans une couleur quelconque. Je ne peux donc pas obtenir de brevet.
c) la voiture bleue est considérée nouvelle par rapport à la voiture tout court, car aucune voiture bleue n'est divulguée. Je peux donc breveter la voiture bleue.
Qu'en pensez vous ?
Je me suis replongé dans mes notes et j'ai retrouvé le commentaire d'un maître à nous tous, A. Casalonga, au sujet de T 198/84 :
"La Chambre souligne que lors de l’examen de la nouveauté, le domaine limité ne tire pas sa nouveauté d’un effet nouvellement découvert. Il doit être nouveau en soi. Ça veut dire que ce n’est pas parce que l’effet est nouveau que le produit est nouveau, parce que, de manière générale, ce n’est pas parce que un produit a un effet nouveau qu’il devient nouveau. [...] L’effet n’est donc pas une condition de nouveauté, il permet néanmoins de déduire qu’il n’y a pas eu de choix arbitraire, qu’il ne s’agit pas d’une simple forme de réalisation de la description antérieure, mais d’une autre invention. Le raisonnement est délicat à manier, il faut faire attention. Il ne faut pas dire que la nouveauté vient du fait que le comportement est nouveau. Dire « le produit est nouveau parce que le comportement est nouveau » est une erreur. Pour ne pas la faire, dites toujours : « Je justifie la nouveauté de mon invention de sélection par le fait qu’il s’agit d’une nouvelle invention. » Pourquoi est-ce une nouvelle invention ? Parce que, bien qu’elle était à l’intérieur de quelque chose de connu, je fais un choix qui n’est pas arbitraire : la nouvelle invention est le choix étroit et motivé de mes composés nouveaux etc. L’invention est nouvelle ; je justifie la nouveauté par la motivation de mon choix, et cette motivation du choix est justifiée par la différence de comportement. C’est un peu différent ; j’espère que vous voyez la nuance entre les deux manières de voir."
Selon T619/98, une caractéristique non technique ne peut contribuer à la nouveauté. Donc je vois une réponse a/ bis. a/ doit aussi fonctionner.
ah oui, je complète mes commentaires sur les trois possibilités :
c) il n'y a pas de raison de considérer le terme "voiture" de manière séparée du terme "bleu", car la revendication doit s'analyser comme un tout, surtout pour la nouveauté.
Or aucune voiture bleue n'est divulguée. Donc la voiture bleue est nouvelle, et donc brevetable.
Qu'en pensez vous ?
Je doute que T 619/98 puisse s'appliquer. Dans cette décision, si je comprends bien, la différence par rapport à l'art antérieur se trouvait dans le contenu d'un message affiché sur un écran. "The Board therefore concludes that these features do
not produce a technical effect of any kind." Je ne suis pas sûr que l'on puisse dire cela de la couleur d'un véhicule.
A l'époque où je préparais l'EQE, cette question de la caractéristique non technique nous a beaucoup turlupinés, et je me souviens avoir posé la question à M. Weiss. Hélas, j'ai oublié sa réponse :-). Alzheimer, quand tu nous tiens !
Si T 619/98 ne vous sied pas, il y a une décision connue au sujet de la couleur noire...Malheureusement, je n'ai pas la référence mais on en a tous entendu parler au CEIPI.
Je pense que l'exemple basé sur la 'couleur' est mal choisi car il prête à confusion mais dans le fond c'est ça.
Si brevet 1 porte sur une "voiture avec caractéristique A" en détaillant A mais sans trop insister sur la voiture.
Si brevet 2 porte sur une "voiture à carrosserie à base d'acier avec aussi caractéristique A".
Alors, le brevet 2 sera accordé en étant limité aux voitures en acier puisque, dans ce cas, l'acier a bien une contribution technique.
Maintenant, est-ce logique que le brevet 2 puisse être délivré malgré l'enseignement du brevet 1 simplement parce que le brevet 1 n'a pas explicitement précisé une chose connue (i.e. acier) ? Personnellement, je dirais NON mais l'article 54-3 dit OUI...
"voiture à carrosserie à base d'acier avec aussi caractéristique A".
En quoi l'acier a-t-il une contribution technique dans cet exemple, plus que la couleur ?
Si la caractéristique A est "un revêtement anti-reflet", la couleur est peut-être plus importante sur le plan technique que le matériau de la carrosserie !
Il me semble que déterminer si une caractéristique a un apport technique ou non dans une invention, cela nécessite de
- considérer la revendication comme un tout, sans séparer des caractéristiques, car pour le faire, il faudrait avoir un critère
- définir le problème résolu par l'invention pour voir où sont les effets techniques.
Et ça finalement, c'est une question que l'on traite en général au moment de l'analyse de l'activité inventive !
Alors que faire pour les arts antérieurs 54-3 ??
C'est T 119/88 :
"Une invention par ailleurs connue ayant comme caractéristique une couleur particulière ou l'une des couleurs comprise dans une plage de couleurs donnée est exclue de la brevetabilité lorsque les effets produits par cette caractéristique en combinaison avec l'invention connue ne constitue un apport d'ordre technique que dans des domaines non brevetables au regard des articles 52(2)b), d) et (3) CBE"
Mais ce que l'un des nombreux Anonymes dit est vrai : l'exemple de la couleur n'est sans doute pas très heureux.
Et comment détermine-t-on si
"les effets produits par cette caractéristique en combinaison avec l'invention connue constituent un apport d'ordre technique dans des domaines non brevetables au regard des articles 52(2)b), d) et (3) CBE"
à mon avis, cela nécessite de s'interesser au problème technique résolu par l'invention ! N'est on pas là dans le domaine de l'activité inventive ?
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