Interdiction de la double brevetabilité

Le principe d'interdiction de la double brevetabilité est mentionné dans les Directives partie C-7.4.

Toutefois, dans la décision T587/98, la Chambre a annulé une décision de rejet d'une demande basée sur le fait que les revendications se recoupaient avec celles du brevet parent. Selon la Chambre, "la CBE ne contient pas de disposition formelle ou implicite interdisant la présence, dans une demande divisionnaire, d'une revendication indépendante liée à une revendication indépendante contenue dans la demande initiale (ou un brevet si, comme dans la présente espèce, il a déjà été délivré) de telle sorte que la revendication "initiale" inclut toutes les caractéristiques de la revendication "divisionnaire" combinées à une caractéristique supplémentaire."

Dans la toute récente décision T307/03, la Chambre 3.3.7 adopte un point de vue radicalement différent, qui pourrait révolutionner le traitement des demandes divisionnaires. Si cette approche est suivie, l'objet d'une demande divisionnaire ne pourrait plus se recouper avec l'objet du brevet parent.

Pour la Chambre, l'interdiction de la double brevetabilité découle de l'Art 60 CBE: "le droit au brevet européen appartient à l'inventeur ou à son ayant cause".
La Chambre en déduit un principe d'épuisement du droit au brevet: un seul brevet peut être obtenu; dès lors que l'inventeur ou son ayant cause obtient un brevet pour une invention, il a épuisé son droit et l'OEB est en droit de refuser de délivrer un second brevet pour le même objet.
L'objection de double brevetabilité existe dès lors qu'un brevet est obtenu, quelque soit le sort ultérieur de ce brevet.

Etant donné que l'Art 54(3) CBE règle les cas où les demandes bénéficieraient de dates différentes, ce principe s'appliquerait quand la demande et le brevet bénéficient de la même date : demande divisionnaire ou demandes indépendantes déposées le même jour.

Cette position est conforme au point 13.4 de la décision G1/05:
"La Grande Chambre admet que le principe de l'interdiction de la double protection par brevet est fondé sur le fait qu'un demandeur n'a pas d'intérêt légitime à voir une procédure aboutir à la délivrance d'un deuxième brevet pour le même objet que celui d'un brevet qui lui a déjà été délivré. C'est pourquoi elle n'a rien à redire contre la pratique constante de l'OEB, qui consiste à faire objection aux modifications de demandes divisionnaires et à les rejeter lorsque la demande divisionnaire modifiée revendique le même objet qu'une demande antérieure encore en instance ou qu'un brevet délivré sur la base d'une demande antérieure."

Dans le cas d'espèce, la demande était une divisionnaire d'une demande ayant été délivrée. Le brevet parent avait été révoqué, et le recours était pendant.
La Chambre rejette les trois requêtes du demandeur au nom du principe d'interdiction de la double brevetabilité.

La revendication 1 de la requête principale était indentique à la revendication 3 du brevet parent. Cette requête ne peut donc pas être admise, ce quelque soit le sort du brevet, par exemple même si le demandeur abandonnait son brevet: selon la Chambre, permettre aux brevetés d'abandonner leur brevet et de continuer avec certaines de ses revendications ne ferait que retarder la décision finale et impliquer plus d'instances de l'OEB.

La revendication 1 de la deuxième requête subsidiaire était plus large que la revendication 3 du brevet parent. Selon la Chambre, le demandeur essaie de re-breveter l'objet de la revendication 3 plus d'autres objets additionnels.
La Chambre considère donc que l'objection de double brevetabilité peut être soulevée quand l'objet d'une revendication du brevet est couvert par l'objet d'une revendication de la demande à examiner.
Pour éviter cette objection, le demandeur aurait dû limiter les revendications à un objet qui n'était pas déjà couvert par le brevet parent.

La même Chambre a en revanche rejeté cette objection dans la décision T936/04, car l'affaire concernait une opposition contre le brevet parent. Au moment où la division d'opposition avait pris sa décision, cette question était du ressort de la division d'examen en charge de la demande divisionnaire. L'objection de double brevetabilité peut être soulevée en opposition, à la discrétion des instances de l'OEB, mais uniquement dans les cas clairs. Cette objection est destinée à éviter la duplication non nécessaire des efforts, et non à imposer aux instances de l'OEB une comparaison complexe entre le cas qui leur est soumis et les revendications délivrées dans d'autres procédures.

Dans l'affaire T1391/07, la Chambre 3.4.2 n'est pas du même avis. Pour elle, dès lors que l'objet de la demande divisionnaire est différent de celui du brevet parent délivré, il n'y a pas double brevetabilité. Contrairement à la Chambre 3.3.7, la Chambre 3.4.2 ne souhaite pas étendre ce concept au cas où les revendications se chevauchent partiellement (point 2.6).

Pour clarifier définitivement la question, la Grande Chambre pourrait être saisie de cette question : "l'OEB peut-il rejeter une demande divisionnaire pour le seul motif que certains objets couverts par ses revendications (mais pas tous) sont déjà couverts par le brevet délivré sur la base de la demande dont est issue la demande divisionnaire ?".

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