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vendredi 27 septembre 2013

T1981/12 : pas d'examen sur un objet seulement recherché par l'USPTO


La division de la recherche, ayant estimé que la demande entrant en phase européenne n'était pas unitaire, n'a effectué de recherche complémentaire que sur les revendications 1 à 4 et 7 à 12, en application de la R.164(1) CBE.
La revendication 1 ayant par la suite été limitée par combinaison avec la revendication 6 non-recherchée, la division d'examen a refusé de l'examiner sur le fondement de la R.137(5) CBE, et la demande a été rejetée.

La Chambre estime que la R.137(5) CBE ne constituait pas une base appropriée pour justifier le rejet de la demande. Selon cette règle, les revendications modifiées ne doivent pas porter sur un objet qui n'a pas fait l'objet de la recherche et qui n'est pas unitaire avec le jeu de revendications initial.
Les revendications modifiées faisaient partie du jeu initial et la règle 137(5) ne s'applique pas dans ce cas (T915/03).

Le cas d'espèce est plutôt régi par la R164(2) CBE: en cas de défaut d'unité ou si les revendications n'ont pas été recherchées, le déposant doit se limiter à une seule invention ayant fait l'objet de la recherche.


L'argument du déposant est que l'objet de la revendication 6 a été pris en compte dans le rapport de recherche internationale établi par l'USPTO. En application de la R.164(2) CBE, la division d'examen n'aurait donc pas dû l'inviter à limiter les revendications à un objet nécessairement recherché par l'OEB.

La Chambre se lance alors dans une très longue interprétation de la R164(2) CBE, dont elle admet le manque de clarté.

Pour résumer, la Chambre considère que l'OEB ne peut mener un examen que sur des objets ayant fait l'objet d'une recherche par ses soins (dans le cas présent donc, ayant fait l'objet de la recherche complémentaire).

La Chambre estime donc que l'interprétation correcte de la R.164(2) CBE est la suivante:
a) si la demande n'est pas unitaire, le déposant doit se limiter à un seul objet ayant fait l'objet de la recherche internationale, ou, en cas de recherche complémentaire, à un seul objet ayant fait l'objet de cette dernière,
b) en l'absence de recherche complémentaire, si une protection est recherchée pour un objet non couvert par le rapport de recherche internationale, le déposant est invité à limiter ses revendications à une invention couverte par ce rapport,
c) si une recherche complémentaire est effectuée et qu'une protection est recherchée pour une invention non couverte par le rapport de recherche complémentaire, le déposant est invité à limiter ses revendications à une invention couverte par ce rapport.

L'interprétation du déposant, selon laquelle la division d'examen doit inviter à limiter les revendications à un objet soit couvert par la recherche complémentaire, soit couvert par la recherche internationale, n'est donc pas correcte.

La Chambre en déduit par conséquent que la requête ne peut être admise dans la procédure.

Rappelons enfin l'existence d'un projet visant à modifier la R.164.

Décision T1981/12

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