T1522/20: la requête a été maintenue

La requête subsidiaire (RS) 4 était identique à la RS5 déposée en première instance mais non discutée dans la décision de la division d'opposition car cette dernière a faire droit à une requête de rang supérieur.

Dans un tel cas (carry-over request) il convient donc d'examiner si cette requête avait été valablement déposée et maintenue en première instance. A ce titre, l'Opposante argumentait que la Titulaire n'avait pas expressément déclaré le maintien de cette requête à la fin de la procédure orale. 

S'il est vrai que dans la décision T246/22 il est fait référence à une telle déclaration explicite, cela n'est pas une condition essentielle. En l'espèce, le maintien des requêtes a été confirmé au début de la procédure orale, et en l'absence de retrait subséquent, la Chambre considère qu'elle a été maintenue.

Cette décision fait aussi application des décisions G1/22 et G2/22. L'Opposante contestait la validité de la priorité au motif que la cession du droit de priorité attaché à la demande prioritaire P1 (demande provisoire américaine déposée au nom des inventeurs) n'avait pas été prouvée. La Chambre rappelle que la partie contestant le droit à la priorité doit soumettre des éléments factuels sérieux et pas seulement soulever des doutes spéculatifs. 

La priorité n'est toutefois pas valable car la demande intercalaire E3 (publiée après le dépôt de P1) a été déposée par le même déposant que le brevet en cause et décrit l'objet revendiqué. La demande P1 n'est donc pas la première demande au sens de l'article 87(1) CBE, et E3 appartient donc à l'état de la technique selon l'article 54(2) CBE.

Décision T1522/20

T2597/22: remboursement de la taxe de recours pour cause de renvoi direct

La Titulaire argumentait que l'intervention au stade du recours était irrecevable, d'une part car elle était basée sur une action en référé (devant le Landgericht de Mannheim), et d'autre part car l'action avait ultérieurement été retirée.

La Chambre rappelle qu'une action en référé est une action en contrefaçon au sens de l'article 105(1)a) CBE (T1459/06). En outre, le fait que l'action ne soit plus en instance n'est pas pertinent (T1713/11). L'intervention est donc recevable.

L'intervenant ayant soulevé plusieurs objections de défaut de nouveauté, nouveau motif d'opposition, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant la division d'opposition (G1/94, point 13 des motifs).

Même si cela ne fait pas partie des motifs prévus par la règle 103 CBE, la Chambre décide qu'il y a lieu de rembourser les taxes de recours acquittées par la Titulaire et par l'Opposante, pour des raisons d'équité et de principe. 

En effet, les taxes acquittées l'ont été dans le but d'engager une procédure de recours  "régulière" visant à réexaminer la décision de la division d'opposition, mais en raison du renvoi direct à la division d'opposition, cette procédure de recours "régulière" n'a pas eu lieu. 

 Décision T2597/22 (en langue allemande)

JUB: Paris 27.11.2024 et Milan 22.11.2024

Aujourd'hui, nous résumons deux décisions de la JUB.

La première décision concerne une action en révocation formée devant la section de Paris de la division centrale.

Un premier point concerne un aspect de procédure. Les juges rappellent le caractère "front-loaded" des procédures devant la JUB, selon lequel tous les moyens des parties doivent normalement figurer dans les premières écritures. Ainsi, il n'est pas possible d'introduire ultérieurement de nouveaux motifs de nullité ou de nouveaux documents. Le demandeur en nullité peut toutefois alléguer de nouveaux faits et preuves en réaction à la réponse du titulaire, dans la mesure où ils sont considérés comme susceptibles d'étayer les principaux faits déjà allégués en temps utile et contestés par le défendeur, ou la valeur probante des preuves déjà produites.

Sur le fond, le tribunal fait remarquer que s'il est généralement douteux qu'une demande de brevet ou un fascicule de brevet publié puisse être considéré comme une indication des connaissances générales de la personne du métier, la déclaration du rédacteur ou de la rédactrice du brevet selon laquelle un enseignement est largement répandu à l'époque peut être utilisée comme preuve du fait que cet enseignement fait partie des connaissances générales. En l'espèce, le paragraphe [0005] du brevet Lee enseignait ce qui était considéré comme une approche largement répandue à sa date de dépôt. De par la nature ce type de description, le paragraphe [0005] est une indication selon laquelle  le fait de doter l'embout d'une cigarette électronique d'une structure transparente ou semi-transparente afin de faciliter le contrôle du niveau de la solution liquide rechargeable stockée à l'intérieur de la cartouche faisait partie des connaissances générales.

Décision ORD_598498/2023 du 27/11/2024, division centrale, section de Paris

La deuxième décision concerne une action en interdiction provisoire engagée devant la division locale de Milan.

La demande d'interdiction provisoire est rejetée du fait que l'objet du brevet ne semble pas être nouveau, compte tenu de l'interprétation donnée aux termes des revendications en application de l'article 69 CBE et de la jurisprudence de la JUB.

Du point de vue procédural, le tribunal rejette les demandes subsidiaires visant à modifier le brevet. De telles demandes ne sont pas conformes à la nécessaire rapidité de la procédure, qui exige à la fois l'imminence du préjudice et la nécessité de respecter le principe du contradictoire et les droits de la défense. Une requête visant à modifier le brevet n'est possible que lors d'une action au fond, action en nullité principale ou reconventionnelle.

Décision ORD_56587/2024 du 22/11/2024, division locale de Milan

T178/23: pas un empêchement valable

La Chambre propose pour la présente décision le résumé suivant :

Une partie n'est pas dans l'impossibilité de respecter un délai vis-à-vis de l'OEB au sens de l'article 122(1) CBE si l'empêchement invoqué par la partie n'est pas lié à une erreur dans la réalisation de l'intention réelle de la partie de respecter un délai spécifique, mais seulement à une erreur antérieure quant au motif en relation avec l'intention d'utiliser une voie de droit comportant un délai. 

En l'espèce, le brevet avait été délivré, mais sans les dessins, qui avaient été omis dans le Druckexemplar. La demanderesse s'en étant rendu compte tardivement, avait ultérieurement formé un recours contre la décision de délivrance et déposé un mémoire de recours, mais en dehors des délais prescrits. 

La demanderesse faisait valoir que le mandataire avait omis de noter l'absence de dessins, et que ce n'est qu'après avoir reçu une notification de l'office italien auprès duquel le brevet avait été validé que cette absence avait été remarquée.

La Chambre note que la requérante n'a pas formé de recours en temps utile en raison d'une erreur antérieure, à savoir le fait qu'elle ignorait la nécessité d'introduire un recours pour rectifier l'absence de dessins dans le fascicule de brevets. Cette situation diffère de celles régies par l'article 122 CBE, dans lesquels une partie avait bien l'intention de respecter un délai mais ne l'a pas fait en raison d'obstacles objectifs.

Décision T178/23

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T1286/23: Faut-il garder G3/04 ? la Grande Chambre est saisie

La Grande Chambre de recours est saisie de la question suivante:

Après le retrait de tous les recours, la procédure peut-elle être poursuivie avec un tiers qui est intervenu durant la procédure de recours ? En particulier, le tiers peut-il acquérir un statut de requérant correspondant au statut d'une personne admise à former un recours au sens de l'article 107 CBE, première phrase ? 

La Grande Chambre avait répondu par la négative à cette question dans la décision G3/04. La présente Chambre ayant l'intention de s'écarter de cette décision, elle doit donc à nouveau saisir la Grande Chambre, en application de l'article 21 RPCR.

Pour la présente Chambre, un intervenant au stade du recours devrait être considéré comme une partie admise à former un recours au sens de l'article 107 CBE, car l'article 105 CBE établit une fiction selon laquelle l'intervenant est considéré comme un opposant. En outre, la décision n'a pas fait droit à ses prétentions du fait de l'existence même du brevet qu'on l'accuse de contrefaire. L'intervenant doit donc être autorisé à former son propre recours, ou à défaut rester partie de droit à la procédure.

En l'espèce, la société Geske avait déposé successivement deux déclarations d'intervention devant la division d'opposition. Les deux ont été rejetées, la première car elle venait en réponse à une simple lettre de mise en demeure, la deuxième car l'action en déclaration de non-contrefaçon, initiée quelques jours avant la procédure orale, n'avait pas encore été signifiée à la Titulaire et n'était pas encore considérée comme "engagée", en application de l'article 253 du code de procédure civile allemand.

Geske avait alors déposé une troisième déclaration d'intervention et formé recours contre la décision de maintien du brevet sous forme modifiée. L'Opposante avait préalablement formé recours, mais l'avait ensuite retiré.

La Chambre considère la troisième intervention comme recevable, et note qu'à ce moment la procédure de recours initiée par l'Opposante était pendante. En outre, s'agissant de la deuxième intervention, elle aurait pu être recevable si le tribunal avait transmis la demande en déclaration de non-contrefaçon plus rapidement, ou si la division d'opposition avait reporté la procédure orale.

Décision T1286/23

JUB - La Haye - 22.11.2024 - Contrefaçon par équivalence

Depuis que la JUB existe, toutes les personnes intéressées se demandent comment cette nouvelle juridiction va traiter la contrefaçon par équivalence. Il existe en effet des divergences en la matière entre les différents tribunaux nationaux.

Dans la présente décision, la division locale de La Haye, tenant compte des pratiques de diverses juridictions nationales et après avoir interrogé les parties, propose le test suivant en 4 points:  

1. Équivalence technique : la variante résout-elle (essentiellement) le même problème que l'invention brevetée et remplit-elle (essentiellement) la même fonction dans ce contexte ?
2. L'extension de la protection de la revendication à l'équivalent est-elle proportionnée à une protection équitable du breveté compte tenu de sa contribution à l'art [et la manière d'appliquer l'élément équivalent était-elle évidente pour la personne du métier à partir de la publication du brevet (au moment de la contrefaçon)]* ?
3. Sécurité juridique raisonnable pour les tiers : la personne du métier comprend-elle, à la lecture du brevet, que la portée de l'invention est plus large que ce qui est littéralement revendiqué ?
4. Le produit allégué de contrefaçon est-il nouveau et inventif par rapport à l'état de la technique ? (défense Gillette/Formstein)

*: cette partie du point 2 n'est pas reprise dans le résumé donné en première page de la décision.

Le produit argué de contrefaçon (Bioo Panel, à gauche dans la figure ci-dessous) ne reproduisait pas littéralement toutes les caractéristiques de la revendication 11 du brevet EP2137782 car la plante et ses racines n'étaient pas disposées dans le compartiment anodique, mais dans un compartiment supérieur, le compartiment anodique étant quant à lui disposé dans la partie inférieure.

Pour les juges, la plante (ainsi que son positionnement) a la même fonction que dans le brevet et résout le même problème, et le fait de manière similaire car les matériaux organiques générés dans la partie supérieure peuvent atteindre l'anode dans la partie inférieure. 

Le brevet couvre une nouvelle catégorie de piles à bactéries, appelée P-MFC, en introduisant une plante dans le réacteur pour produire de l'électricité à partir des matières organiques venant de la photosynthèse par la plante. Un champ de protection assez large est donc conforme à la contribution de l'invention à l'état de la technique. Bioo argumentait que le système du brevet ne fonctionnait pas et qu'il avait amélioré ce système, mais les juges retiennent que la modification apportée par Bioo applique toujours l'enseignement du brevet.

La personne du métier comprendrait que l'enseignement du brevet est clairement plus large que le libellé de la revendication 11: l'enseignement du brevet est d'ajouter une plante à une pile microbienne, ce que le système de Bioo réalise. 

Enfin, le système de Bioo aurait été brevetable à la date de priorité du brevet. Bioo ne peut donc bénéficier d'une défense de type Gillette ou Formstein (moyen de défense constituant à démontrer que le brevet ne peut valablement couvrir l'objet argué de contrefaçon car ce dernier n'était pas brevetable compte tenu de l'état de la technique opposable au brevet). 

Il y a donc contrefaçon par équivalence.

Décision ORD_598516/2023

JUB - Cour d'Appel - Ordonnance du 12.11.2024 - retrait d'opt-out en cas d'action nationale

Le brevet en cause avait été opt-outé le 12.5.2023, durant la "sunrise period". Le 5.7.2023, la Titulaire avait retiré son opt-out et engagé une action en contrefaçon devant la division locale d'Helsinki.

La défenderesse à l'action en contrefaçon argumentait que le retrait de l'opt-out n'était pas valide du fait d'actions en cours depuis 2020 devant le Bundespatentgericht et l'Oberlandsgericht de Munich.

Selon l'article 83(4) AJUB,  un opt-out peut être retiré, "à moins qu'une action n’ait déjà été engagée devant une juridiction nationale  [...]".

Pour la Cour, le terme "action" doit être lu dans le contexte de l'article 83 AJUB dans son ensemble, qui concerne un régime transitoire pendant lequel des actions peuvent être engagées aussi bien devant la JUB que devant les juridictions nationales. Le terme "action" se réfère donc uniquement aux actions engagées durant cette période transitoire, et non avant. L'article 83 ne s'intéresse pas aux actions engagées avant la période transitoire: elles ne sont pas affectées par le régime transitoire, de même qu'elles ne peuvent affecter le régime transitoire. Il n'y a pas de raisons pour lesquelles un litige passé devrait influencer les choix délibérément donnés aux brevetés durant la période transitoire.

Cette interprétation est également en ligne avec le but de l'article 83 AJUB, qui est de respecter les droits et attentes des brevetés antérieurement à l'entrée en vigueur de la JUB et de leur donner l'opportunité de se familiariser avec le fonctionnement de la JUB avant de soumettre leurs brevets à la nouvelle juridiction. Les limitations quant à la possibilité de déposer un opt-out visent à empêcher d'abuser du système: une fois que le breveté a déjà utilisé la JUB ou a permis à des tiers de le faire, un opt-out ultérieur serait inapproprié et contraire à la sécurité juridique des tiers. De même, une fois qu'un opt-out a été déposé, on ne peut abuser du système en passant indûment d'un régime juridictionnel à un autre. Mais il ne saurait y avoir d'abus dans le cas d'une action engagée avant l'entrée en vigueur du régime transitoire.

En résumé: seules les actions engagées devant les juridictions nationales après l'entrée en vigueur de la JUB peuvent empêcher un breveté de retirer son opt-out.

Ordonnance du 12/11/2024

T433/22: élément non-technique et article 123(2) CBE

Pour répondre à une objection de défaut de clarté, et suivant la proposition faite par la division d'examen, la demanderesse avait remplacé "la deuxième bande de fréquence est autorisée à une puissance d'émission supérieure à celle de la première bande de fréquence" par "la deuxième bande de fréquence est conçue pour une puissance d'émission supérieure à celle de la première bande de fréquence".

La division d'opposition avait considéré que la notion d'autorisation était un fait non-technique, et que même les modifications portant sur des caractéristiques non-techniques doivent pouvoir être dérivées de la demande telle que déposée (T619/05).

La présente Chambre ne partage pas cette opinion. Pour elle, les exigences de l'article 123(2) CBE ne s'appliquent aux éléments non-techniques que si, en raison du contexte dans lequel se situe l'élément non-technique, les modifications apportent à la personne du métier de nouvelles informations techniquement pertinentes. Le fait de se fonder sur l'existence d'une nouvelle information technique et non simplement sur une information quelconque sans pertinence pour l'invention résulte notamment de G 2/10 (4.5.1) et de T 1269/06.

En l'espèce la notion d'autorisation contribue à résoudre le problème sous-jacent à l'invention, qui est de proposer un procédé de transmission de données permettant une portée plus grande sans violer certaines normes mentionnées dans la demande. La caractéristique supprimée contribue donc à résoudre un problème technique par l'effet technique d'exclure certaines puissances d'émission. Sa suppression fournit donc une nouvelle information techniquement pertinente à la personne du métier.

Décision T433/22 (en langue allemande)

T1311/21: niveau de preuve, l'approche binaire est trop simpliste

La Titulaire contestait le fait que le manuel d'utilisation E7 cité à l'encontre de la nouveauté ait été accessible au public.

La division d'opposition, appliquant le principe de la balance des probabilités, avait décidé que le manuel faisait partie de l'état de la technique. L'Opposante appliquait également le standard de la balance des probabilités tandis que la Titulaire était d'avis qu'il fallait appliquer un niveau de preuve plus strict ("au-delà de tout doute raisonnable"). Elle faisait valoir en particulier que le document explicatif E7b fourni par la société Sensors (fabriquant du système faisant l'objet du manuel) montrait que cette société soutenait activement l'opposant, et que certains documents montraient un lien d'affaire entre les sociétés, incluant le transfert des droits de distribution du système à l'opposant.

La Chambre estime que dans certains cas l'approche binaire (balance des probabilité / au-delà de tout doute raisonnable) devient trop formaliste et trop simpliste. E7 provient ici d'un tiers, et non de l'opposante, de sorte qu'on ne peut automatiquement utiliser le niveau de preuve le plus élevé. D'un autre côté, il existe effectivement un déséquilibre entre les parties quant à l'accès à E7 et à la possibilité d'établir sur ce document faisait partie de l'état de la technique, de sorte qu'on ne peut non plus appliquer la balance des probabilités sans autre forme de réflexion.

Il semble donc qu'en l'espèce aucun de deux critères ne peut être appliqué.

La Chambre fait remarquer que la Titulaire aurait pu chercher des preuves contraires, par exemple en contactant l'acheteur du système, mentionné dans le document E7d. En outre, si les deux critères classiques peuvent continuer à servir d'étalon dans les cas simples, ce qui compte est de savoir si l'organe décisionnaire est convaincu qu'un fait allégué s'est produit ou pas (T1138/20). 

La Chambre est ici convaincue que le manuel était accessible au public. Le système a été vendu en janvier 2007, et la pratique normale est de fournir un manuel d'utilisation. Il n'y a aucune raison de croire qu'acheter le système ne donne pas le droit de comprendre comment il fonctionne et d'accéder au manuel d'utilisation. Le fait que le manuel ne soit pas disponible sur Internet n'est pas une raison de douter de l'existence de E7. Il est en outre peu probable qu'un manuel aussi élaboré (117 pages) soit compilé, imprimé et régulièrement révisé sans être utilisé.

Décision T1311/21