T1278/10 : requête tardive en examen

4 jours seulement avant la procédure orale de recours, la demanderesse a simultanément retiré sa requête visant à la tenue d'une procédure orale et envoyé une requête subsidiaire.

La Chambre a décidé malgré tout de maintenir la procédure orale, considérant que la demanderesse s'en tenait à ses écritures. La Chambre fait remarquer que le droit d'être entendu de l'Art 113(1) CBE n'est pas contredit dans la mesure où cet article n'offre que l'opportunité d'être entendu, une partie absente à la procédure orale ayant renoncé à cette opportunité.

En ce qui concerne la requête subsidiaire, la Chambre remarque que la demanderesse n'a pas justifié son dépôt tardif et n'a pas expliqué en quoi elle répondait aux objections de nouveauté au regard des documents D1, D3 et D4. La demanderesse s'est au contraire bornée à renvoyer aux arguments déjà présentés pour la requête principale.
Pour la Chambre, il n'entre pas dans ses attributions de considérer en quoi les modifications apportées pourraient résoudre les problèmes de nouveauté.
En fait, le dépôt d'une requête à une telle étape de la procédure équivaut à demander un retour en procédure écrite, puisque rejeter la requête pour des questions de fond pourrait aller à l'encontre du droit d'être entendu. Cela est contraire aux principes établis par les Art 13(3) et 15(6) RPCR, selon lesquels les procédures orales ne sont pas nécessairement ajournées et doivent en principe se terminer par une prise de décision.

La Chambre décide donc de ne pas admettre la requête subsidiaire, et confirme le rejet de la demande.


Décision T1278/10

J18/10 : pas de retrait du retrait

Le 5 janvier 2009, la demanderesse a écrit à l'OEB "the applicant does not wish to continue prosecution of this application, which is hereby withdrawn".
Le retrait a été publié sur le REB le 9 janvier, et sur le BEB le 11 février.

Le 7 septembre, la demanderesse demande une correction selon la R.139 CBE de sa demande de retrait, correction refusée par la section de dépôt.

La Chambre confirme, sans surprise, cette décision, rappelant (J4/97, J10/87) qu'un retrait ne peut être corrigé qu'à titre exceptionnel, lorsque le public n'a pas encore été officiellement informé du retrait. La publication de l'information sur le Registre ou dans le Bulletin vaut communication officielle (J25/03, J1/11).

Toutefois, selon la décision J25/03, l'information disponible doit être telle qu'après inspection du dossier complet il n'y ait pas de raison pour les tiers de suspecter que le retrait puisse être erroné.
Sur ce point, l'argument de la demanderesse était que compte tenu du rapport de recherche et de l'opinion écrite positifs en matière de brevetabilité, les tiers auraient suspecté une erreur.
La Chambre ne suit pas cet argument : il est toujours possible qu'un demandeur décide de ne pas poursuivre l'examen d'une demande, même si l'examen est bien engagé.
Le fait que le courrier de retrait fasse référence à la notification de l'OEB invitant à déclarer le maintien de la demande n'est pas non plus pertinent. Le retrait était explicite, non ambigu et inconditionnel.


Décision J18/10

L'invention de la semaine

GB1405575
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T1695/07 : extraction du sang et méthode chirurgicale

Le procédé revendiqué était un procédé de mesure du débit sanguin dans un shunt (dérivation entre des organes permettant le passage du sang) impliquant un retrait du sang d'un patient.

La Chambre applique les principes dégagés par la Grande Chambre de recours dans l'affaire G1/07 pour décider que cette méthode est de nature chirurgicale.

A ses yeux, ce procédé n'appartient pas au type de méthodes qui serait couvert par l'interprétation étroite suggérée par la décision G1/07 du fait qu'il pourrait être mis en œuvre dans un environnement commercial, non médical. le fait que dans certains pays hémodialyse  puisse être réalisée chez soi est plutôt une exception. En outre, comme indiqué dans l'avis G1/04, le fait que la méthode puisse être mise en pratique par le patient lui-même n'est pas un critère décisif.
Il ne peut être considéré comme une intervention mineure mise en œuvre sur une partie du corps non critique.

Un tel procédé requiert une expertise médicale professionnelle et appartient au cœur de métier de la profession médicale, même s'il est mis en œuvre par du personnel paramédical. La profession médicale englobe les professionnels spécifiquement formés et pas seulement les médecins.
Il implique en outre un risque substantiel pour la santé, même pratiqué avec l'expertise et le soin professionnels requis. Un risque pour la santé est considéré comme substantiel lorsqu'il va au-delà des effets secondaires associés aux traitements du type tatouage, piercing, épilation par rayonnements optiques ou micro-abrasion de la peau.
Une analyse factuelle des risques absolus ou relatifs et de leur probabilité d'occurrence basée sur des preuves objectives est difficilement réalisable et ne devrait donc pas être requise.

A noter que l'ajout d'un disclaimer "tel que le procédé n'est pas une méthode chirurgicale" n'est pas accepté, car il rend la revendication obscure et contradictoire. La Chambre ne voit pas comment le procédé revendiqué peut fonctionner sans extraction chirurgicale du sang.
En revanche, les revendications de dispositif sont jugées valables.

Décision T1695/07

Entrée en vigueur des nouvelles R.71 et 71bis

Le 1er avril 2012 entreront en vigueur les nouvelles règles 71 et 71bis CBE.

Les nouveaux alinéa 3 à 7 de la règle 71 (remplaçant les alinéa 3 à 11) s'intéressent à la fin de la procédure d'examen (accord sur le texte, fourniture des traductions des revendications, paiement des taxes de délivrance et de revendication).
La règle 71bis, intitulée "conclusion de la procédure de délivrance" est consacrée à la décision de délivrance en tant que telle et à la publication de sa mention. Son alinéa 2 précise que la division d'examen peut reprendre la procédure d'examen à tout moment jusqu'à la décision de délivrance.

Du point de vue procédural, la principale différence réside en ce que lorsque le demandeur n'est pas d'accord avec le texte proposé par la division d'examen dans sa notification selon la R.71(3) CBE, il n'est pas tenu de payer les taxes et de fournir les traductions des revendications modifiées. Si la division d'examen approuve les modifications, une nouvelle notification selon la R.71(3) est émise. Dans le cas contraire, la procédure est reprise.

L'OEB a publié il y a quelques temps un communiqué détaillant la nouvelle procédure.

Parmi les modifications proposées par le demandeur figurent l'annulation des modifications proposées de son propre chef par la division d'examen ou, lorsque la notification selon la R.71(3) était basée sur une requête subsidiaire, une requête visant à la délivrance d'un brevet selon une requête qui précède dans l'ordre de préférence.
Une demande ne pourra être rejetée pour inobservation de l'Art 113(2) CBE que si le demandeur répond qu'il ne donne pas son accord, et si les trois conditions suivantes sont réunies : 
i) la division d'examen n'a pas proposé de modification ou de correction de la demande dans sa notification  71(3) CBE, ii) la notification au titre de la règle 71(3) CBE n'était pas fondée sur une requête subsidiaire, et iii) le demandeur n'a présenté aucune modification ou correction lorsqu'il a manifesté son désaccord.


NDLR: pour cause de vacances, la validation des commentaires sera plus longue que d'ordinaire cette semaine. Mais que cela ne vous décourage pas de commenter les articles !

L'invention de la semaine

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DE8204815U1

T871/08 : des questions d'arrondi

Selon la revendication, le rapport molaire entre les tetrahydroanthraquinones alkyl-substituées (TAQA) et les anthraquinones alkyl-substituées (AQA) allait de 3:1 à 9:1.

L'exemple 3 du document D9 comprenait 0,698 mol/l de TAQA et 0,233 mol/l de AQA, soit un rapport de 2,996 : 1.

Pour la Chambre, il est nécessaire, afin de pouvoir comparer l'art antérieur et la revendication, d'utiliser le même nombre de décimales, et donc d'arrondir 2,996 à 3 (voir aussi T1186/05 et T0708/05). La composition revendiquée n'est par conséquent pas nouvelle.

Les questions d'arrondi ne sont pas toujours traitées de la sorte : dans les décisions T820/04, T74/98 et T646/05, les Chambres ont au contraire refusé d'arrondir les valeurs issues de l'art antérieur.


Décision T871/08
NB: cette décision est aussi commentée ce jour chez Oliver

T445/08 : correction du nom du requérant, saisine de la Grande Chambre

Alors que le brevet avait auparavant été cédé par la société Zenon Environmental Inc. à la société Zenon Technology Partnership (immatriculée dans l'état du Delaware), la cession ayant été inscrite en 2006, le recours contre la décision de révocation du brevet a été formé en 2008 au nom de la Zenon Environmental Inc., avec adresse au Canada.

Après avoir été prévenu par le greffe que le recours n'avait pas été formé au nom d'une partie à la procédure (contrairement à ce qu'exige l'Art 107 CBE), la Titulaire a demandé une correction de l'acte de recours, soit sur le fondement de la R.101(2) (correction d'irrégularité dans l'acte de recours), soit sur celui de la R.139 CBE (correction d'erreur).

A première vue, la Chambre considère que dans le cas d'espèce, les exigences de la R.99(1) a) ont été respectées (indication du nom du requérant et de son adresse), si bien qu'il n'existe pas d'irrégularité auxquelles remédier au sens de la R.101(2).
La Chambre examine toutefois en détail la jurisprudence existante, et conclut à une certain manque d'uniformité.

Dans certains cas (T128/10, T656/98, G2/04, pt 3.1), le recours avait été formé au nom de la personne présumée à tort avoir le droit de le faire, de sorte que les Chambres avaient conclu à une erreur de droit ne pouvant être corrigée.

Dans d'autres cas, un événement quelquefois non intentionnel avait entraîné une irrégularité dans l'acte de recours, le terme "irrégularité' ayant parfois été interprété de manière très large, en ayant recours à "l'intention véritable" pour les caractériser, la notion d"irrégularité pouvant inclure aussi bien les contradictions que les fausses identifications accidentelles (T340/92, T1/97, T97/98). Cette dernière décision a par exemple autorisé la correction du nom du requérant sur le fondement de la R65(2) CBE1973 (maintenant R.101(2) CBE) car l'intention véritable était de déposer au nom d'une autre personne et il ressortait du contexte avec un degré suffisant de probabilité que le recours aurait dû être déposé au nom de cette autre personne. Selon ces décisions, une irrégularité au sens de la R.101(2) existe non seulement lorsque l'acte ne comporte aucune indication de nom ou d'adresse, mais aussi lorsque les indications sont incorrectes.

La Chambre décide par conséquent de poser les questions suivantes à la Grande Chambre:

(1) une requête visant à remplacer le requérant par une autre personne est-elle recevable en tant que remède à une irrégularité possible selon la R.101(2) CBE lorsqu'un acte de recours, en conformité avec la R.99(1) a) CBE, contient le nom et l'adresse du requérant, et qu'il est allégué que l'identification est fausse due à une erreur, l'intention véritable ayant été de déposer le recours au nom de cette autre personne ?

(2) dans l’affirmative, quelle preuve doit être prise en considération afin d'établir l'intention véritable ?
(3) dans la négative, l'intention du requérant peut-elle jouer un rôle et justifier l'application de la R.139 CBE ?
(4) si la réponse aux questions (1) et (3) est "non", existe-t-il d'autres possibilités que la restitutio in integrum (si applicable) ?



Décision T445/08

T1285/11 : unité d'invention a posteriori

La demande PCT telle que déposée contenait 28 revendications portant sur diverses formes cristallines d'un sel organique. L'OEB agissant en tant qu'ISA avait trouvé 8 inventions distinctes, et seule la première d'entre elles avait fait l'objet d'une recherche.

A l'entrée en phase européenne, la demanderesse s'est limitée à l'invention numéro 2.
La demande a été rejetée par la division d'examen sur le fondement des R.137(5) CBE et 164(2) CBE.

Concernant le premier motif de rejet, la Chambre rappelle que la R.137(5) interdit de modifier les revendications de sorte qu'elles portent sur des éléments non-recherchés et non unitaires avec les inventions initialement revendiquées. La règle a pour but d'interdire au demandeur de remplacer l'invention initialement revendiquée par une autre invention tirée de la description. Or, les revendications rejetées correspondaient aux revendications 2 à 4, 17 à 19 et 22 à 25 de la demande initiale.

Sur le rejet se fondant sur la R.164(2) CBE : elle n'est applicable que si les inventions non recherchées sont effectivement non unitaires avec celles ayant fait l'objet de la recherche. C'est à la division d'examen d'établir si l'unité d'invention est respectée ou pas, et elle n'est pas liée par l'opinion émise par l'OEB agissant en tant qu'ISA. Si la division d'examen conclut finalement à l'unité d'invention, une nouvelle recherche doit le cas échéant être engagée, qu'elle implique des efforts supplémentaires ou non.

Pour la Chambre, le document D1, à l'origine de l'objection de non unité a posteriori ne décrit pas à première vue un sel cristallin. La cristallinité du sel peut donc à première vue être considérée comme l’élément technique particulier (au sens de la R.44(1) CBE) liant les différentes inventions. La R.164(2) ne semble donc pas empêcher la poursuite de l'examen.

La Chambre ordonne donc le renvoi devant la division d'examen, ainsi que le remboursement de la taxe de recours au motif que la procédure d'examen a été entachée de vices graves :  en réponse aux arguments de la demanderesse, la division d'examen s'est contentée de renvoyer à la R.164(2), sans motivation, contrairement aux exigences de la R.71(2) CBE; sur la question de l'unité d'invention, la division d'examen a conclu que le fait de soulever une objection au titre de la R.164(2) montrait qu'après examen elle était implicitement d'accord avec les conclusions de l'ISA, mais le résultat de cet examen n'avait jamais été communiqué à la demanderesse de façon à lui permettre de comprendre les motifs et de les combattre. Enfin, le motif tiré de la R.137(5) n'a apparemment été communiqué à la demanderesse qu'à la conclusion de la procédure orale.

Décision T1285/11

L'invention de la semaine

Et si vous offriez une montre à votre bouledogue préféré ?

Brevet US 5,023,850 : Clock for keeping time at a rate other than human time  

T109/08 : motif d'opposition invoqué tardivement

En première instance, la division d'opposition n'a pas admis un nouveau motif d'opposition soumis tardivement, en l'espèce celui de l'Art 100 b) CBE, le considérant comme non pertinent à première vue.
Le brevet avait été révoqué pour défaut de nouveauté.

La Chambre rappelle qu'il ne rentre pas dans ses attributions de réexaminer tous les faits et circonstances de l'espèce en se mettant à la place de la première instance, et de décider si elle aurait exercé son pouvoir discrétionnaire de la même manière. Une Chambre ne peut que vérifier si la première instance a appliqué les bons principes ou a agi de manière déraisonnable (G7/93, pt 2.6).
Le fait de n'avoir pas exercé son pouvoir discrétionnaire de manière juste et raisonnable n'est pas nécessairement équivalent à de la mauvaise foi, une volonté de mal faire ou une conduite injuste de la procédure.

L'objection d'insuffisance de description a été soulevée en réaction à l'opinion préliminaire de la division d'opposition en matière de nouveauté. La division d'opposition avait écrit que l'opposante n'avait pas démontré que les % en poids de l'art antérieur correspondaient aux % volumiques revendiqués, la conversion nécessitant de connaître la densité du composite, de la matrice polymère et des charges.
En écrivant cela, la division d'opposition n'a pas pris en compte le fait que le brevet en cause ne contenait aucune définition relative à la densité du composite. La revendication permet l'utilisation d'un grand nombre de composés, par exemple de charges, résultant en des densités de composite fort différentes, contrairement à la compréhension simpliste de la division d'opposition selon laquelle les matériaux utilisés en dentisterie ont des densités similaires.
Il s'est avéré que l'introduction des % volumiques en examen résultait d'une addition arithmétique de deux plages indépendantes relatives à des charges différentes. Or, il est clair que l'on ne peut pas additionner les volumes occupés par des particules ayant des tailles différentes, les particules les plus fines se mettant dans les interstices entre les particules les plus grosses.

Pour la Chambre, il est clair que la division d'opposition a exercé son pouvoir discrétionnaire de manière déraisonnable, car son raisonnement pour considérer le motif comme non pertinent prima facie ignore des éléments techniques essentiels pour l’évaluation objective de la nouveauté.
Les arguments soulevés par l'opposante justifiaient leur dépôt tardif et jetaient un doute raisonnable quant à la suffisance de description.
La division d'opposition n'a pas pris en compte de manière correcte l'ensemble des faits et arguments relatifs à la question de la soumission tardive d'un motif d’opposition. Elle a au contraire basé son jugement de manque de pertinence sur des hypothèses techniques manifestement erronées, et sur une approche erronée quant à l'application de l'Art 100b) CBE.

La Chambre décide par conséquent de renvoyer l'affaire en première instance pour discuter de la suffisance de description.

Décision T109/08

T1621/09 : les arguments aussi peuvent être tardifs

Voilà une décision remettant en cause un principe qui semblait acquis, à savoir que de nouveaux arguments basés sur des faits et preuves déjà admis dans la procédure peuvent être introduits à tout moment. Un avant-goût avait déjà été donné dans la décision T1069/08 par une autre Chambre.

Selon l'Art 114(2) CBE, l'OEB peut ne pas tenir compte des faits que les parties n'ont pas invoqués ou des preuves qu'elles n'ont pas produites en temps utile. Dans son avis G4/92, la Grande Chambre de recours avait décidé qu'en l'absence d'une partie à une procédure orale, de nouveaux moyens de preuve ne peuvent être pris en considération que s'ils ont été annoncés à l'avance, tandis que les nouveaux arguments peuvent en principe être retenus dans la motivation de la décision. 


Pour la Chambre, ces principes restent valables en première instance, mais plus en recours, pour les recours introduits après le 1er mai 2003, entrée en vigueur du "nouveau" RPCR.


Les Art 12 et 13(1) RPCR ont pour but de fixer objectivement le moment où l'affaire est en état d'être jugée et d'éviter ainsi les soumissions "ping-pong" et les tactiques "salami'  : le mémoire de recours et la réponse au mémoire doivent contenir l'ensemble des moyens d'une partie : motifs, faits, arguments et justifications. Tous les moyens déposés après ce moment sont tardifs, et leur introduction dans la procédure dépend du pouvoir discrétionnaire de la Chambre.

Que se passe-t-il lorsqu'une partie est absente à la procédure orale ?
Selon l'Art 15(3) RPCR, la Chambre "n'est pas tenue de différer une étape de la procédure, y compris sa décision, au seul motif qu'une partie dûment convoquée est absente lors de la procédure orale ; elle pourra en ce cas considérer que cette partie se fonde uniquement sur ses écritures."


Cet article avait pour objet d'annuler l'avis G4/92 en ce qu'il empêche une Chambre d'admettre des faits et preuves en l'absence d'une partie. 

La Chambre conclut que c'est à la discrétion de la Chambre d'admettre une modification des moyens d'une partie en l'absence de la partie adverse. Cette absence est un facteur à prendre à compte mais elle ne doit pas empêcher la Chambre d'admettre les modifications et d'aboutir à une décision sur la base des moyens ainsi modifiés.

Dans le cas d'espèce, la Chambre décide de ne pas admettre les nouveaux arguments de la Requérante, soulevés durant la procédure orale pour différents motifs : ces arguments contredisent les arguments précédemment invoqués en matière de nouveauté, n'ont pas été occasionnés par de nouveaux points soulevés par la partie adverse ou de la Chambre, la partie adverse n'a jamais pu discuter de ces arguments dans ses écritures et n'avait pas de raison de s'attendre à ce que la Requérante les soulève, et les nouveaux arguments n'étaient pas basés sur des preuves simples et irréfutables.

Décision T1621/09

L'invention de la semaine

Le brevet US8,036,493 décrit et revendique une méthode pour corriger l'orientation des figures dans un brevet.

Quoi de plus énervant en effet que des brevets dans lesquels certaines figures sont en mode portrait tandis que d'autres sont en mode paysage ?

Jusqu'à présent, la solution consistait à faire pivoter sa tête, créant un risque de torticolis.

Une solution plus ingénieuse existe désormais : faire pivoter l'image. Il fallait y penser.

J8/10 : un avocat ne peut pas faire partie d'un groupement de mandataires

Les groupements de mandataires sont régis par la R.152(11) CBE, laquelle prévoit que la désignation d'un groupement de mandataires est réputée conférer pouvoir d'agir à tout mandataire qui en fait partie.

Le requérant, avocat allemand, a voulu se faire enregistrer dans un groupement de mandataires par la division juridique, ce que cette dernière a refusé, au motif que selon le "Communiqué concernant des questions relatives à la représentation devant l'OEB" (JO 1979, 92), le Conseil d'Administration a décidé qu'il fallait entendre par "groupement de mandataires" un groupement dont seuls font partie des mandataires agréés exerçant en libéral.

La Chambre de recours juridique, saisie du recours contre cette décision, fait remarquer qu'elle n'est liée en rien par ce communiqué du CA. D'ailleurs, dans la décision J16/96, elle avait permis à des mandataires agréés exerçant dans l'industrie de former un groupement de mandataires.

C'est sur un autre fondement que la Chambre va rejeter le recours.

Il ressort de l'Art 134(8) CBE qu'un avocat peut représenter une partie devant l'OEB, donc être mandataire, mais sans pour autant être mandataire agréé. 

La Décision de la Présidente de l'OEB du 12 juillet 2007, relative au dépôt des pouvoirs (JO 2007 Edition spéciale 3, L.1) fait toutefois une distinction nette entre les mandataires agréés et les avocats, ces derniers devant nécessairement déposer un pouvoir, faute de quoi les actes accomplis par leur entremise sont réputés non avenus (R.152(6) CBE).

Aux yeux de la Chambre, cette différence se justifie car le client doit savoir s'il est représenté par un mandataire agréé, qui possède une formation technique, ou par un avocat, qui n'en possède pas nécessairement. En outre, le mandataire agréé est soumis au pouvoir disciplinaire de l'epi et de l'OEB.

La Chambre juge que l'exigence pour un avocat de fournir un pouvoir est incompatible avec une interprétation large du terme "mandataire" dans les groupements de mandataires de la R.152(11) CBE.
Si un avocat faisait partie d'un groupement de mandataire et ne fournissait pas de pouvoir, il serait considéré comme autorisé en vertu de la R.152(11), et comme non autorisé en vertu de la décision précitée, prise en application de la R.152(1).

La Chambre décide donc que dans le contexte des règles en vigueur sur le dépôt de pouvoirs, un avocat ne peut pas être membre d'un groupement de mandataires.


Décision J8/10 (en langue allemande)

T1182/09 : un résultat à atteindre peu clair

La revendication portait sur une méthode de traitement d'un fluide, caractérisée entre autres par un traitement aux ultrasons, qui ne détériore pas les propriétés lubrifiantes ou le pH du fluide.

La caractéristique incriminée (en gras) définit l'objet revendiqué par un résultat à atteindre. Elle n'a pas de sens reconnu dans le domaine technique concerné.
Il faut donc vérifier si le résultat revendiqué peut être vérifié directement par des tests ou procédures décrites dans la demande ou connues de l'homme du métier et ne demandant pas des expérimentations indues (T578/03).

En l'occurrence, la demande en cause ne décrit aucune procédure permettant à l'homme du métier de vérifier si les propriétés lubrifiantes ont été détériorées ou pas.

La demanderesse estimait quant à elle que l'homme du métier comprendrait que le traitement n'impacterait pas les capacités de réduction du frottement du fluide. L'homme du métier comprendrait aussi que les propriétés lubrifiantes ne seraient pas détériorées si le taux d'usure de l'outil de coupe n'est pas affecté.

La Chambre n'accepte pas ces arguments, aucun ne répondant à la question posée.
Elle juge donc que la revendication n'est pas claire.

Décision T1182/09