Substitution

Le blog "Jurisprudence des brevets en France" a  récemment commenté l'arrêt de la Cour d’appel de Paris du 4 novembre 2014, opposant les sociétés Antennes FT et Antengrin.

La société Antennes FT avait déposé une demande FR2841688, puis, sous priorité de cette dernière

une demande européenne EP1518296 (le 17.6.2003).
Le brevet français a été délivré le 30.6.2006, tandis que le brevet européen a été délivré le 23.8.2006, la période d'opposition ayant donc expiré le 23.5.2007 (aucune opposition n'a été formée).
Bien que le brevet européen ait une portée plus large que le brevet français, Antennes FT a décidé d'abandonner la partie française du brevet européen, dont la décision de constatation de déchéance a été inscrite au RNB le 29.2.2008 (publication dans le BOPI 2008-17).

Antennes FT a ensuite assigné en contrefaçon la société Antengrin en 2012 sur la base des revendications 4 à 6 du brevet français.

La question de la substitution se pose donc.
Selon l'Art L614-13 CPI: "Dans la mesure où un brevet français couvre une invention pour laquelle un brevet européen a été délivré au même inventeur ou à son ayant cause avec la même date de dépôt ou de priorité, le brevet français cesse de produire ses effets soit à la date à laquelle le délai prévu pour la formation de l'opposition au brevet européen est expiré sans qu'une opposition ait été formée, soit à la date à laquelle la procédure d'opposition est close, le brevet européen ayant été maintenu.
[...]
L'extinction ou l'annulation ultérieure du brevet européen n'affecte pas les dispositions prévues au présent article."

Considérant que la revendication 1 du brevet européen englobe celle du brevet français et que les revendications 4 à 6 du brevet français sont reprises à l’identique par les revendications 5 à 7 du brevet européen, la Cour en conclut que le brevet français pris en ses revendications 1 et 4 à 6, a été remplacé par la partie française du brevet européen et a cessé de produire ses effets à la date du 23.05.2007.
Quant au brevet européen, sa déchéance a été constatée le 29.2.2008, avec effet au 2.7.2007.

Après l'arrêt de la Cour de cassation du 7 janvier 2014, voici donc un deuxième arrêt qui juge qu'il y a eu substitution d'un brevet français par un brevet européen alors même que la portée de ce dernier est différente (plus étroite dans l'arrêt du 7 janvier, plus large dans le présent arrêt).

Les titulaires souhaitant ne conserver que leur brevet français doivent donc faire preuve d'une extrême prudence (voir aussi Cass com 18.10.2011). 
Pour empêcher la substitution, il est possible de retirer la désignation de la France auprès de l'OEB, mais seulement avant la délivrance du brevet européen. Après la délivrance, il me semble qu'il devrait être possible de renoncer à la partie française du brevet européen auprès de l'INPI, comme on peut le faire pour un brevet français (L613-24 CPI et Art 2(2) CBE), mais selon leur site Internet "le Registre national des brevets n’accepte pas les inscriptions concernant les brevets européens".