Actualités du droit des brevets en France et en Europe, jurisprudence de l'OEB depuis 2007
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mercredi 16 mai 2012
T1486/08 : trop large
L'invention avait pour but d'éliminer les bactéries et virus de l'eau potable et revendiquait pour cela un charbon actif ayant une distribution particulière de tailles de pores, caractérisée par un rapport entre mésopores/macropores et micropores entre 0,3 et 3.
Dans une communication, la Chambre avait averti la Demanderesse que le domaine revendiqué était trop large pour satisfaire les exigences de l'Art 84 CBE, et avait suggéré de se limiter à la gamme allant de 0,8 à 1,5. La Demanderesse avait refusé, au motif que cette gamme n'était présentée dans la demande que comme une gamme préférée.
La Chambre rappelle que selon la jurisprudence constante, la portée d'une revendication ne doit pas être plus large que ce qui est justifié par le contenu de la description et la contribution à la technique (T409/91).
Dans le cas d'espèce, l'invention n'est illustrée que par deux exemples, ayant un rapport de 0,93 et 1,41.
La Chambre observe que ces valeurs se trouvent dans le domaine allant de 0,8 à 1,5.
L'efficacité de ces matériaux a été testée et prouvée dans la demande. La Demanderesse, sur qui repose la charge de prouver qu'une revendication est totalement supportée par la description n'a toutefois pas prouvé que les rapports non compris dans la gamme 0,8-1,5 avaient aussi un effet antibactérien.
La revendication ne satisfait donc pas aux exigences de l'Art 84 CBE.
Décision T1486/08
Cette application des dispositions de l'Art. 84 CBE me semble très sévère, et ne pas refléter la vue de toutes les chambres de recours à ce sujet.
RépondreSupprimerIl doit en effet être à la charge du demandeur de prouver qu'une revendication est totalement supportée par la description, mais lorsque cette démonstration est apportée pour une partie de la revendication, comme c'est le cas d'espèce, il appartient alors à l'OEB ou à un opposant d'exprimer des doutes sérieux sur le fait que les données présentées ne pourraient pas être extrapolées à l'ensemble de la revendication. Sans une telle démonstration de doutes sérieux, la restriction proposée par la chambre apparait très injustifiée. Il ne me semble pas que des doutes sérieux aient été exprimés dans ce dossier, tout au moins ils n'ont pas été repris dans la décision de la Chambre.
...mais lorsque cette démonstration est apportée pour une partie de la revendication, comme c'est le cas d'espèce, il appartient alors à l'OEB ou à un opposant d'exprimer des doutes sérieux sur le fait que les données présentées ne pourraient pas être extrapolées à l'ensemble de la revendication.
SupprimerCette décision est encore une fois l'illustration du recouvrement malencontreux entre les articles 83 et 84. L'article 84 n'est pas un motif d'opposition. C'est là le hic.
Si la décision avait donné raison au demandeur,alors un Opposant aurait difficilement pu utiliser ce motif, en raison de la décision de Recours qui traite le problème au titre de l'article 84.
Extraits de la décision T409/91:
In the present case, however, the
reasons why the invention defined in the claims does not
meet the requirement of Art. 83 EPC are in effect the
same as those that lead to their infringing Art. 84 EPC
as well, namely that the invention extends to technical
subject-matter not made available to the person skilled
in the art by the application as filed...
In the Board's judgment, the
disclosure of one way of performing the invention is only
sufficient within the meaning of Art. 83 EPC if it allows
the person skilled in the art to perform the invention in
the whole range that is claimed...
Question subsidiaire: pourquoi la présente décision se fonde -t-elle sur l'article 84 plutôt que sur l'article 83?
Sur la question subsidiaire : l'effet obtenu ne figure pas dans la revendication. L'Art 83 peut être utilisé si l'homme du métier ne savait pas fabriquer le matériau, mais pas simplement parce que l'effet n'est pas obtenu.
SupprimerEn opposition, le fait que l'effet ne soit pas obtenu dans toute la portée peut être utilisé pour l'activité inventive, en forçant à reformuler le pb technique.