T1630/08 : chose jugée limitée aux motifs de la décision

Le brevet EP 594 612 a été une première fois révoqué pour défaut d'activité inventive.
A l'issue d'un premier recours (T1206/01), la Chambre a ordonné le renvoi en première instance pour poursuite de la procédure d'opposition, sur la base d'une deuxième requête subsidiaire déposée en cours de procédure orale. Cette requête ne contenait que des revendications de procédé. Les requêtes rejetées contenaient quant à elle des revendications de produit.

Lors du renvoi, la division d'opposition a refusé d'admettre dans la procédure des requêtes contenant en outre des revendications de produit, car une requête contenant des revendications de produit avait été retirée pendant la première procédure de recours. Pour elle, il s'agissait d'un abus de procédure, au sens de la décision T796/02 :

"... it amounts to an abuse of procedure to withdraw a request with broader claims in proceedings before the board of appeal, in order to avoid that a negative decision be taken on it by the board, but then to reintroduce those broader claims before the opposition division, having obtained remittal of the case for further prosecution on the basis of much more limited claims."

Pour la Chambre saisie du second recours, cette décision ne s'applique pas...

...dans le cas d'espèce, car la Chambre, lors du premier recours, avait rejeté des requêtes contenant des revendications de produit. Le Titulaire n'avait donc pas retiré de requêtes plus larges.

Dans la première décision de recours, la Chambre avait ordonné la poursuite de la procédure d'opposition "sur la base" de la deuxième requête subsidiaire. L'expression "sur la base" n'exclut pas de futurs amendements, y compris l'ajout de revendications. De telles revendications peuvent être ajoutées, à condition qu'elles n'aillent pas à l'encontre des motifs de la première décision de recours (T609/94).

Dans la première décision, la Chambre avait rejeté les revendications de produit comme contraires à l'Art 123(2) CBE du fait de la présence de certains termes. Ces termes n'étant pas présents dans les revendications maintenant proposées, il ne peut y avoir de contradiction avec les motifs de la première décision. La Chambre a donc décidé d'admettre dans la procédure les requêtes contenant à la fois des revendications de procédé et de produit.

Décision T1630/08