JO de mai : décisions G1/05 et G1/06

Dans le JO de mai, en ligne depuis quelques jours, se trouve la version française d'un document très utile, qui compare les articles des CBE1973 et CBE2000 en incluant des remarques explicatives sur les motifs des changements.


On y trouve également la traduction en français des décisions G1/05 et G1/06, déjà publiées il y a près d'un an dans leur langue de procédure, l'anglais.


Ces décisions fondamentales ont mis fin au trouble créé par quelques décisions de la Chambre de recours 3.4.2 sur la validité de demandes divisionnaires.

Dans la décision T1158/01 une demande divisionnaire (2) elle-même issue d'une demande divisionnaire (1) a été jugée non valable car la demande (1) comportait lors de son dépôt des éléments ajoutés et ne respectait donc pas l'Art 76(1) CBE. Pour la Chambre, la demande (1) ne bénéficiait donc d'aucune date de dépôt, et ne pouvait par conséquent pas transmettre de date à la demande (2). La Chambre émet en passant l'opinion selon laquelle il n'était probablement pas admissible de modifier la demande (1) après son dépôt (pt 3.2.2 des motifs).

La décision de saisine, T39/03, est critique vis-à-vis de la pratique de l'OEB (cf Directives C-VI 9.1.4) qui consiste à admettre la modification d'une demande divisionnaire contenant de la matière nouvelle lors de son dépôt.

Dans la décision T720/02, la Chambre est d'avis que l'invention définie dans les revendications détermine le contenu de la demande divisionnaire qui doit être pris en compte afin d'apprécier les exigences de l'Art 76(1). Dès lors une divisionnaire de seconde génération ne peut porter sur un objet totalement différent de celui revendiqué dans la demande de première génération. Cette décision est essentiellement motivée par des exigences de sécurité juridique des tiers et par le souhait d'éviter l'usage abusif de demandes divisionnaires.

Sur la question de la possibilité de modifier une demande contenant lors de son dépôt de la matière ajoutée, ces décisions se basent en partie sur une interprétation particulière de l'Art 76(1) CBE :
"Toute demande divisionnaire de brevet européen doit être déposée directement auprès de l'Office européen des brevets conformément au règlement d'exécution. Elle ne peut être déposée que pour des éléments qui ne s'étendent pas au-delà du contenu de la demande antérieure telle qu'elle a été déposée ; dans la mesure où il est satisfait à cette exigence, la demande divisionnaire est réputée déposée à la date de dépôt de la demande antérieure et bénéficie du droit de priorité."

Selon cette interprétation stricte, si au moment du dépôt une demande divisionnaire contient de la matière nouvelle, elle ne peut pas bénéficier de la date de dépôt de la demande initiale. Elle ne peut donc bénéficier d'aucune date, et ne peut pas être examinée, donc encore moins être modifiée.

Dans la première décision, G1/05, se posait la question de la validité d'une demande divisionnaire contenant lors de son dépôt des éléments non divulgués dans la demande initiale.
Peut-elle être ultérieurement modifiée, et si oui, à quelles conditions ?


La seconde décision, G1/06, concerne le cas d'une demande divisionnaire elle-même issue d'une demande divisionnaire. Est-il nécessaire que la portée de cette demande soit plus étroite que la portée de la demande divisionnaire dont elle est issue ou que toutes les demandes divionnaires de génération antérieure soient conformes à l'Art 76(1) ?


Pour la Grande Chambre, l'interprétation restrictive donnée à l'Art 76(1) n'est pas fondée. Le concept d'absence éventuelle de validité pour non-conformité avec les conditions de fond requises pour la délivrance est étranger à la CBE. Le fait que la demande ne remplisse pas une de ces conditions de fond n'entraîne pas la non-validité, mais le rejet si l'irrégularité ne peut pas être corrigée ou s'il n'y est pas remédié au moyen d'une modification (pt 2.4). Le non-respect d'une disposition de la CBE n'implique pas automatiquement que la demande doit être rejetée sans que le demandeur ait auparavant eu la possibilité d'effectuer des modifications. Au contraire, le principe général ancré à l'Art 96(2) ensemble l'Art 123(1), selon lquel les modifications sont admises, s'applique (pt 3.4). Il y a lieu en outre d'établir un parallèle entre les exigences des Art 76(1) et 123(2). Dans l'Art 123(2), l'expression "ne peut être modifiée" n'a jamais été interprétée comme voulant dire que, dès lors que le demandeur soumet pour la première fois une telle modification, il enfreint la CBE et sa demande est automatiquement rejetée. Au contraire, le demandeur doit être informé de l'élément litigieux et se voir offrir la possibilité de le modifier (pt 5.4.2).

En outre, une demande divisionnaire est une nouvelle demande distincte et indépendante de la demande initiale : la modification de la divisionnaire doit donc pouvoir se faire comme pour toutes les autres demandes, et en particulier quel que soit le statut de la demande initiale.


Dans le cas d'une série de demandes divisionnaires, il est nécessaire et suffisant que l'objet d'une demande soit divulgué dans chacune des demandes antérieures. Un élément omis lors du dépôt d'une demande antérieure de la série ne peut être réintroduit dans cette demande ni dans aucune autre demande qui suit dans la série.
La Grande Chambre est claire sur le fait qu'elle n'a pas compétence pour imposer des conditions plus strictes que celles prévues par le règlement d'exécution. Si elle le faisait, elle empièterait sur le domaine réservé du Conseil d'administration (pt 13.1). Pour la Grande Chambre, il revient au législateur d'examiner les abus qui pourraient être commis et les solutions à apporter.