T768/20: exceptions à l'étalon-or

Cette très intéressante décision étudie en détail les différentes décisions et opinions de la Grande Chambre de recours en matière d'article 123(2) CBE pour en proposer une vue d'ensemble.

La Titulaire prétendait que l'ajout de l'adjectif "intact", terme qui ne figurait pas dans la demande telle que déposée, ne faisait qu'exclure une partie de la protection sans apporter de contribution technique à l'objet de l'invention. Il s'agissait d'une exception à l'étalon-or (ou norme de référence) concernant l'article 123(2) CBE.

La Chambre rappelle les différentes opinions et décisions de la Grande Chambre en la matière. Dans l'opinion G3/89 et la décision G11/91 il avait été jugé que les parties d'une demande ou d'un brevet ne pouvaient être corrigées que dans les limites de ce que la personne du métier pouvait déduire directement sans ambiguïté, en utilisant ses connaissances générales, objectivement et à la date de dépôt, du contenu de la demande telle que déposée. Une telle correction n'était pas en infraction avec l'article 123(2) CBE.

Dans la décision G1/93, qui concerne le "piège inextricable" 123(2)/123(3) , la Grande Chambre avait mentionné au point 16 qu'une caractéristique qui ne fait qu'exclure une partie de l'objet revendiqué sans apporter de contribution technique n'étendait pas l'objet au delà du contenu de la demande telle que déposée. La Chambre note toutefois que la Grande Chambre ne donne pas d'exemple d'une telle caractéristique, et que cette partie semble être une réponse à un argument portant sur la recevabilité des disclaimers. 

Cette question des disclaimers a été étudiée plus en détail dans les décisions G1/03 et G2/03, dans lesquelles, aux yeux de la présente Chambre, la Grande Chambre a donné, dans le contexte des disclaimers non-divulgués, une liste d'exceptions à l'étalon-or. Dans certaines circonstances, des disclaimers sont considérés comme excluant des objets de la protection pour des raisons purement juridiques, sans modifier l'enseignement technique de la demande.

Dans la décision G2/10, la Grande Chambre a décidé que G1/03 ne s'appliquait pas aux disclaimers divulgués, pour lesquels, comme pour tout amendement, il fallait appliquer l'étalon-or tel qu'il ressort de G3/89 et G11/91: l'objet modifié découle-t-il, implicitement ou explicitement, directement et sans ambiguïté de la demande telle que déposée, pour la personne du métier utilisant ses connaissances générales? G1/03 et G1/93 concernent des exceptions à cette règle générale. Selon G1/16, les disclaimers non-divulgués sont régis par G1/03 seulement.

La Chambre considère, en résumé, que l'étalon-or est la règle générale, et les disclaimers non-divulgués constituent une exception à cette règle. G1/93 (point 16) semble aussi concerner le cas des disclaimers non-divulgués. Mais d'autres types de caractéristiques que les disclaimers non divulgués qui ne feraient qu'exclure une partie de la protection sans apporter de contribution technique à l'objet de l'invention seraient une deuxième exception.

Dans le cas d'espèce, l'ajout du terme "intact" n'est pas un disclaimer et apporte une contribution technique à l'objet revendiqué. L'étalon-or est donc la norme à appliquer, et en l'occurrence elle n'est pas respectée.

Décision T768/20
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