G1/16 : G1/03 n'est pas morte

Dans la décision T437/14, la Chambre 3.3.09 avait saisi la Grande Chambre afin de savoir si la décision G2/10 était également applicable au cas des disclaimers non divulgués, et dans l'affirmative s'il fallait écarter la décision G1/03 (en ce qu'elle a défini des exceptions au point 2.1), ou si les conditions de G1/03 devaient s'appliquer en plus de celle de G2/10.

On rappelle que par "disclaimer non divulgué" on entend un disclaimer tel que ni le disclaimer ni l'objet exclu par le disclaimer n'a été divulgué dans la demande telle que déposée.

Pour la Grande Chambre, il existe une différence fondamentale entre disclaimers divulgués et non divulgués, qui nécessite pour chacun un test différent:

- pour les disclaimers non divulgués: le disclaimer satisfait-il les critères de G1/03?
- pour les disclaimers divulgués: test "gold standard" de G2/10

S'agissant des disclaimers non divulgués, la Grande Chambre en profite au point 46 des motifs pour apporter une clarification sur la manière dont les critères de G1/03 doivent être appliqués, en prenant bien soin de préciser que cette clarification ne s'écarte pas de G1/03.

Selon G1/03, un disclaimer non divulgué peut être considéré comme acceptable selon l'article 123(2) s'il respecte l'un des trois critères du point 2.1 du dispositif de G1/03.

Toutefois, toujours selon G1/03, un disclaimer non divulgué ne doit pas être lié à l'enseignement de l'invention; un disclaimer qui n'exclut un objet que pour des raisons juridiques n'a pas d'incidence sur l'enseignement technique de la demande. La Grande Chambre souligne ici que la question sous-jacente est celle de savoir si le disclaimer change qualitativement l'enseignement technique d'origine, au sens où la position du déposant est améliorée en ce qui concerne les autres exigences de brevetabilité. Si c'est le cas, alors l'enseignement technique d'origine a été modifié de manière inacceptable. La Grande Chambre fait remarquer que l'interdiction d'un changement qualitatif s'applique de manière absolue, c'est-à-dire vis-à-vis de l'ensemble de l'art antérieur et non seulement de celui qui a fondé le disclaimer.

La Grande Chambre répond donc de la manière suivante aux questions posées:

Pour déterminer si une revendication modifiée par l'introduction d'un disclaimer non divulgué respecte l'article 123(2) CBE, le disclaimer doit respecter l'un des critères du point 2.1 du dispositif de la décision G1/03.

L'introduction d'un tel disclaimer ne doit pas procurer de contribution technique à l'objet divulgué dans la demande telle que déposée. En particulier, elle ne doit pas être ni devenir pertinente pour l'appréciation de l'activité inventive ou de la suffisance de description. Le disclaimer ne doit pas retirer plus que nécessaire soit pour restaurer la nouveauté soit pour retrancher des objets exclus de la brevetabilité pour des raisons non-techniques.


Décision G1/16
Lire l'avis de la Grande Chambre avant la procédure orale
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