Dans la présente affaire, il convenait de décider si la suppression d'une caractéristique de la revendication 1 respectait les exigences de l'art 76(1) CBE.
Depuis la décision T331/87, la jurisprudence a souvent appliqué le test dit "du caractère essentiel", appelé aussi "test en trois points".
Selon ce test, rappelé dans les Directives, H-V 3.1, la substitution ou la suppression d'une caractéristique dans une revendication ne contrevient pas aux dispositions de l'article 123(2) s'il apparaît directement et sans ambiguïté à l'homme du métier que:
i) la caractéristique supprimée n'est pas présentée comme essentielle dans la divulgation de l'invention,
ii) cette caractéristique n'est pas indispensable en tant que telle à la réalisation de l'invention eu égard au problème technique que celle-ci se propose de résoudre, et
iii) sa suppression ou sa substitution n'impose pas de vraiment modifier en conséquence d'autres caractéristiques.
Dans la présente décision, la Chambre se pose la question de la pertinence de ce test.
Elle rappelle que les tests qui ont pu être élaborés par la jurisprudence sont à manier avec précaution car ils ne sont souvent applicables que dans des cas bien particuliers (voir par exemple le test "de nouveauté").
Elle note également que dans la version originale de T331/87, la Chambre avait été plus nuancée et employé l'expression "may not violate" et non "does not violate".
Le test a été employé dans de nombreuses décisions, mais aussi critiqué dans d'autres (à la suite de T910/03), notamment car l'opinion G2/98 ne fait pas de distinction entre caractéristiques essentielles et non essentielles.
La présente Chambre est d'avis que ce test ne devrait plus être utilisé.
Tout d'abord, le "Gold Standard" rappelé par G2/10 doit toujours avoir la prééminence. D'autre part, G2/98, et notamment les préoccupations de la Grande Chambre quant à la nature arbitraire de la prise en compte du caractère essentiel par T73/88 (aliment à croquer), font obstacle au test du caractère essentiel.
Dans le cas d'espèce, la Chambre juge que la suppression de la caractéristique incriminée (le fait que l'angle alpha est un angle aigu) ne respecte pas le Gold Standard car l'homme du métier n'aurait pas déduit directement et sans ambiguïté de la demande parente que l'axe pouvait être quelconque.
Décision T1852/13 (en langue allemande)
Accès au dossier
La présente chambre de recours n'est pas la seule à exprimer des réserves quant au test "d'essentialité".
RépondreSupprimerVoir par ex. T 2311/10. Avec raison la CR a dit dans cette décision que le problème à résoudre ne peut pas être le problème objectif qui résulte des différences avec l'art antérieur le plus proche. Si tel était le cas l'application de l'Art 123(2) dépendrait de l'art antérieur, ce qui ne peut absolument pas être le cas. Elle a aussi considéré que la notion de caractéristique essentielle n'était pas des plus claires et a aussi fait le lien avec G 2/98.
Définir qu'une une caractéristique soit ou non essentielle peut paraître arbitraire.
Ce qui est important est de voir que ce qui a été divulgué dans un certain contexte ne peut pas être sorti du contexte, ou en d'autres termes si une caractéristique peut être supprimée sans modifier le contexte. Il s'agit en fait de décider si le contexte et la caractéristique sont inextricablement liés entre eux. Si la réponse est positive, alors il y a extension d'objet. Si la réponse est négative alors il n'y a pas d'extension d'objet. Traduit en termes "anciens" le contexte est la caractéristique essentielle et la caractéristique que l'on pourrait supprimer est une caractéristique non essentielle.
Dans les Directives, H-V, 3.1, le test applicable n'est d'ailleurs plus nommé test d'essentialité depuis un moment.
Il y a fort à parier que ce test disparaisse des directives lors de leur prochaine révision.
En fait, sans le nommer, le test d'essentialité reste un bon instrument pour décider si une caractéristique peut être supprimée ou non.
Il existe un autre moyen pour décider si une caractéristique peut être supprimée: si une objection d'activité était possible et des problèmes partiels pouvaient être distingués, alors les caractéristiques ne sont pas inextricablement liées antre elles, et peuvent donc être séparées. Les puristes vont hurler, car la suppression d'une caractéristique n'a rien à voir avec l'activité inventive et les problèmes partiels. Il s'agit juste d'une "ruse" permettant de décider si une caractéristique est "essentielle" au sens de T 338/87......
cher Laurent
RépondreSupprimerPlease n abandonne jamais car ton blog est précieux
Cordialement