T1673/11 : suisse vers 54(5) contraire à l'Art 123(3) CBE

L'invention avait pour objet une deuxième application thérapeutique. Tandis que le brevet tel que délivré ne contenait que des revendications de type suisse (utilisation de la substance X pour la fabrication d'un médicament pour le traitement de la maladie Y), les revendications présentées devant la Chambre de recours se présentaient sous la forme de revendications de produit selon l'Art 54(5) CBE (substance X pour le traitement de la maladie Y).

La modification respecte-t-elle l'Art 123(3) CBE?

Selon G2/88, le test à appliquer consiste à vérifier si l'objet défini par les revendications est défini de manière plus ou moins étroite. Dans le cas d'un changement de catégorie, la comparaison implique des considérations en termes d'étendue de la protection conférée par une catégorie donnée, considérations totalement indépendantes des droits conférés selon la loi nationale en termes de contrefaçon.
La Chambre fait remarquer qu'une revendication de procédé limité par son objectif confère en général une portée plus limitée qu'une revendication de produit limité par son objectif. Cela a notamment été jugé dans un contexte différent, celui de la double protection par brevet (voir T1780/12 et T879/12). La modification est donc contraire à l'Art 123(3) CBE.

Cette conclusion ne changerait pas même si l'on devait prendre en compte l'Art 64(2) CBE, en vertu duquel une revendication de procédé couvre le produit directement obtenu par le procédé.
Ici, le produit directement obtenu serait le médicament fourni avec les instructions d'usage pour le traitement de la maladie Y. Pour la revendication de produit en revanche, la protection porte sur la substance X, dès lors qu'elle est utilisée pour le traitement de Y.
Par exemple, un médicament contenant la substance X fourni avec des instructions d'usage dans le traitement d'une autre maladie est couvert par la revendication 1 proposée dès lors que ce médicament est utilisé dans le traitement de Y, alors qu'il n'était pas couvert par la revendication 1 du brevet délivré.


Décision T1673/11