T2406/10 : priorité partielle et caractéristiques intrinsèques

Sur la base d'une priorité américaine D10, le demandeur avait déposé deux demandes PCT, l'une d'entre elles, que nous appellerons PCT1 ayant donné lieu au brevet en cause (EP1).

L'autre demande PCT (PCT2) était citée comme art antérieur au sens de l'Art 54(3) CBE.

La Chambre se penche d'abord sur la question du droit applicable. Le brevet ayant été délivré avant l'entrée en vigueur de la CBE2000, la Chambre en déduit qu'elle doit appliquer les Art 88 et 54(3) CBE2000 et les Art 54(4) et 158 CBE1973.

PCT2 n'est opposable au brevet en cause que:
- dans la mesure où les revendications du brevet en cause ne peuvent valablement revendiquer la priorité de D10
- si PCT2 peut être considérée comme une demande européenne (Art 158 CBE1973)
- dans la mesure où les exigences de l'Art 54(4) CBE1973 sont remplies.

Les revendications du brevet en cause n'ont clairement pas de base dans la priorité D10.
Les exemples 1 à 4 du brevet étant contenues dans D10, la question de la priorité partielle peut se poser pour ces exemples.
La Chambre rejette cet argument car l'attribution d'une priorité partielle nécessiterait l'identification d'un nombre limité d'objets alternatifs clairement définis (G2/98, 6.7). Dans le cas d'espèce, une alternative ne pourrait être qu'un sous-domaine de taux de dissolution dans chacun des 3 milieux. Or, la combinaison de dissolutions dans les 3 milieux de chacun des exemples n'est qu'une combinaison parmi un nombre illimité de combinaisons à l'intérieur de la revendication 1.

PCT2 peut être considéré comme une demande européenne, puisqu'elle a donné lieu à un brevet européen. Les mêmes états contractants ont été désignés dans les deux brevets (Art 54(4) CBE1973). PCT2 appartient donc à l'état de la technique selon l'Art 54(3) CBE pour tous les états désignés.

Pour la titulaire, PCT2 ne divulgue pas explicitement les profils de dissolution revendiqués, ceux-ci devant être considérés comme une caractéristique extrinsèque au sens de G1/92 (3) : "[...] un produit accessible sur le marché ne divulgue rien d'autre, implicitement, que sa composition ou sa structure interne. Les caractéristiques extrinsèques, qui n'apparaissent que lorsqu'il y a interaction entre le produit et des conditions externes spécifiquement choisies, par exemple des réactifs ou des produits du même genre, afin d'obtenir un effet ou un résultat particulier ou de découvrir des résultats ou des moyens potentiels, conduisent au- delà du produit en soi, dans la mesure où elles dépendent de choix délibérés."
La Chambre ne partage pas cette opinion car PCT2 s'intéresse comme le brevet à la dissolution des produits dans l'intestin grêle. Le profil de dissolution est donc une caractéristique intrinsèque qui peut être analysée par l'homme du métier. PCT2 divulguant le produit de l'exemple 3 du brevet en cause, et ce dernier montrant que cet exemple possède les profils de dissolution revendiqués, le défaut de nouveauté est constaté.


Décision T2406/10