T107/09 : priorité et dépôt de matière biologique

Le brevet (maintenant expiré), qui a trait à une invention dans le domaine de la biotechnologie, revendiquait une priorité américaine.

La Chambre qui avait déjà rejeté la seule requête pour extension de l'objet, choisit toutefois de se poser la question de la validité de la priorité.

La Chambre rappelle que la priorité ne peut être valablement revendiquée que si le critère de "même invention" est respecté. Il faut en outre que la demande de priorité divulgue l'invention de telle manière que l'homme du métier puisse la reproduire. Cette question est à décider en accord avec la CBE et son interprétation par la jurisprudence.

Pour reproduire l'invention de la revendication 1, il est nécessaire pour l'homme du métier d'avoir accès à un anticorps MR1.
Pour les inventions utilisant de la matière biologique et lorsqu'une description écrite n'est pas suffisante  la R.28 CBE1973 prévoit la possibilité de déposer la matière en question auprès d'un organisme. La R.28 CBE1973 concerne les demandes européennes.
La CBE ne contient aucune disposition quant à la date à laquelle un dépôt de matière biologique doit être effectué pour une demande afin qu'une demande européenne ultérieure puisse valablement revendiquer la priorité.
La Grande Chambre a toutefois écrit dans la décision G1/03 (2.5.3) que l'exigence de suffisance de description doit être remplie à la date de priorité lorsqu'une priorité est revendiquée.

La Chambre décide donc ici que le dépôt de matière biologique devait être fait au plus tard à la date de priorité pour que cette dernière puisse être revendiquée.
C'est d'ailleurs ce qui est indiqué dans le Communiqué du 7 juillet 2010 sur le dépôt de matière biologique.

La Requérante a argumenté que selon la jurisprudence américaine In re Lundak, il n'était pas nécessaire que le depôt de matière fût réalisé à la date de dépôt de la demande - il pouvait être réalisé ultérieurement. Pour elle, la demande américaine respectait la loi américaine et devait être considérée comme une dépôt national régulier donnant droit à la priorité. Cet argument ne convainc pas la Chambre, la notion de dépôt national régulier n'étant liée qu'à l'attribution d'une date de dépôt et non aux exigences de fond.
Un déposant doit déjà tenir compte des exigences des futurs offices lorsqu'il dépose une demande prioritaire. Il est courant que des différences entre les lois ou la jurisprudence doive être prise en compte lors de la rédaction d'une demande prioritaire. Par exemple, selon la jurisprudence allemande "Olanzapin", l'indication d'une plage divulgue tous les points intermédiaires, ce qui n'est pas le cas pour les demandes européennes. Le rédacteur de la demande prioritaire allemande devra en tenir compte s'il veut ultérieurement déposer une demande européenne.

La Chambre décide par conséquent que la priorité n'est pas valable, car le dépôt de matière biologique avait été effectué après la dépôt de la demande prioritaire.

Décision T107/09