La situation de fait est très simple : un jour avant l'expiration du délai de 31 mois, le demandeur a déposé devant l'OEB une demande divisionnaire de sa demande PCT. Il n'a pas effectué l'entrée en phase européenne de la demande mère.
La section de dépôt n'a pas voulu traiter la demande comme une demande divisionnaire, au motif que la demande PCT ne pouvait être considérée comme une "demande de brevet européen en instance" au sens de la R.36(1) CBE.
Pour la Chambre, qui suit en cela la section de dépôt, il faut interpréter "demande de brevet européen en instance" comme "demande en instance devant l'OEB agissant en tant qu'autorité chargée de délivrer des brevets en application de la CBE". Le terme procédural "en instance" implique que l'OEB est devenu compétent pour décider sur la requête en délivrance.
L'Art 11(3) PCT stipule : "Sous réserve de l'article 64.4), toute demande internationale remplissant les conditions énumérées aux points i) à iii) de l'alinéa 1) et à laquelle une date de dépôt international a été accordée a, dès la date du dépôt international, les effets d'un dépôt national régulier dans chaque état désigné; cette date est considérée comme date de dépôt effectif dans chaque état désigné."
Selon la Chambre, si la demande PCT était de fait une demande européenne, la fiction juridique de l'Art 11(3) PCT n'aurait pas lieu d'être. En vertu de cette fiction, une demande PCT désignant EP n'est pas en tant que telle une demande européenne mais n'en a que les effets.
Cet article ne se réfère pas au caractère pendant d'une demande mais seulement aux effets juridiques résultant d'une demande nationale.
La demande Euro-PCT reste la même demande durant la phase internationale et la phase européenne, mais elle est soumise à des procédures différentes selon le PCT et la CBE. La CBE ne devient applicable que lorsque la demande internationale est entrée en phase européenne, pas durant la phase internationale.
L'Art 23(1) PCT, selon lequel "aucun office désigné ne traite ni n'examine la demande internationale avant l'expiration du délai applicable selon l'article 22" montre bien que les procédures selon les lois nationales sont exclues durant la phase internationale.
Le requérant a également noté que la R.160(1) indique que "la demande de brevet européen est réputée retirée" lorsque les actes d'entrée en phase européenne n'ont pas été effectués dans les délais, ce qui sous-entendrait qu'il y avait bien "demande européenne". Pour la Chambre, cette déclaration n'est pas un acte procédural : elle ne peut pas initier de procédure de délivrance devant l'OEB, mais clarifie le fait que la demande internationale n'est pas traitée selon la CBE et informe que la demande internationale n'est pas en instance devant l'OEB.
Comme le fait remarquer un commentateur sur le blog K's Law, cette question a aussi été tranchée (dans le même sens) dans la décision (postérieure) G1/09 (pt 3.2.5). La Grande Chambre avait indiqué que l'Art 22 PCT prévalait sur la R.36 CBE, interdisant alors le dépôt de demandes divisionnaires sur la base de demandes Euro-PCT en instance avant qu'elles ne soient traitées par l'OEB agissant en tant qu'office désigné ou élu.
Décision J18/09
Pour info il en est autrement à l'USPTO:
RépondreSupprimer"MPEP 1895
A Continuation>, Divisional,< or Continuation- in- Part Application of a PCT Application Designating the United States
It is possible to file a U.S. national application under 35 U.S.C. 111(a) during the pendency (prior to the abandonment) of an international application which designates the United States without completing
the requirements for entering the national stage
under 35 U.S.C. 371(c). The ability to take such action is based on provisions of the United States patent law. 35 U.S.C. 363 provides that “[a]n international
application designating the United States shall have the effect, from its international filing date under article 11 of the treaty, of a national application for patent regularly filed in the Patent and Trademark Office...” 35 U.S.C. 371(d) indicates that failure to timely comply with the requirements of 35 U.S.C. 371(c) “shall be regarded as abandonment... by the parties thereof....” It is therefore clear that an international
application which designates the United States has the effect of a pending U.S. application from the international application filing date until its abandonment
as to the United States. The first sentence of 35 U.S.C. 365(c) specifically provides that “[i]n accordance with the conditions and requirements of section 120 of this title,... a national application shall be entitled to the benefit of the filing date of a prior international application designating the United States.” The condition of 35 U.S.C. 120 relating to the time of filing requires the later application to be filed before the patenting or abandonment of or termination of proceedings on the first application."
Lukasz