L'interdiction de la reformatio in pejus se produit dans un cas très précis :
- le brevet est maintenu sous forme modifiée par la Division d'opposition,
une seule des parties forme un recours (soit le titulaire, soit au moins un opposant) - Le principe est que la partie qui a formé un recours ne peut pas être placée à l'issue du recours dans une situation pire que si elle n'avait pas formé de recours.
La décision G1/99 décrit un cas où ce principe doit éventuellement s'effacer devant un autre : celui de l'Art 123(2) CBE.
Le cas est le suivant :
- le brevet a été maintenu en première instance sous forme modifiée par ajout d'une caractéristique contraire à l'Art. 123(2) CBE
- l'opposant est le seul requérant.
Dans ce cas, le fait d'enlever la caractéristique litigieuse étendrait la protection et placerait l'opposant dans une moins bonne situation. Il est donc nécessaire, avant d'aboutir à cette situation défavorable pour l'opposant, de voir s'il n'est pas possible de se conformer à l'Art 123(2) CBE en limitant plus encore la portée du brevet par l'ajout de caractéristiques.
Dans le cas de la décision T1/05, la requête principale, admise par la Division d'opposition, avait pour objet une solution d'adhésif. Or, la notion d'adhésif en solution ne se trouvait que dans la partie de la demande décrivant l'art antérieur, d'où une contrariété avec l'Art. 123(2) CBE.
La requête subsidiaire ayant trait à un adhésif (sans préciser la forme), la protection était étendue. La Chambre a donc examiné si cette requête pouvait être admissible compte tenu de la décision G1/99.
La Chambre examine donc s'il n'était pas possible de limiter plus encore la portée du brevet. Elle aboutit à la conclusion que tant que le terme "solution" reste dans la revendication, il ne peut pas être satisfait à l'Art. 123(2) CBE. Les deux premiers remèdes proposés par G1/99 (dans lesquels des caractéristiques sont ajoutées) ne sont donc pas disponibles.
La requête subsidiaire, dans laquelle le terme litigieux est supprimé, est donc admissible, même si elle est contraire au principe de non reformatio in pejus.
On peut se demander dans quels cas les deux premiers remèdes de G1/99 peuvent être mis en oeuvre.
Le cas suivant en est un exemple :
- Brevet délivré : portée A+B
- Brevet maintenu sous forme modifiée : A+B+C, alors que seul A+B+C+D était décrit dans la demande
Dans ce cas, le breveté intimé ne peut pas revenir à A+B : il doit nécessairement proposer une requête A+B+C+D pour satisfaire à la fois l'Art. 123(2) et le principe de non reformatio in pejus.
Il y a un autre détail intéressant dans cette décision. La deuxième requête subsidiaire a été refusée parce que le breveté ne répondait pas directement à un motif d'opposition mais correspondait en quelque sorte à une réponse de deuxième génération : "The claims of the second auxiliary request have been filed in order to obtain claims equivalent in scope to the product claims held inadmissible by the Board. The product-by-process claims have been filed in order to obtain claims equivalent in scope to the product claims held inadmissible by the Board. These amendments were not occasioned by a ground of opposition, but were intended to compensate for the effects of an amendment that had been made to address such a ground, namely deletion of the product claims. The request is not admissible." [4.2.1-4.3]
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