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lundi 27 janvier 2020

Renvois - article 11 RCR 2020


Les premières décisions appliquant le RPCR 2020 commencent à arriver. Je vais donc en profiter pour proposer des billets axés sur ce nouveau règlement, illustrés par les premières décisions qui l'appliquent. Un nouveau libellé "RPCR 2020" rassemble ces billets. Le premier billet s'intéressait aux décisions abrégées, celui d'aujourd'hui aux renvois. 

Selon l'article 11 RPCR 2020, "la Chambre ne renvoie l'affaire pour suite à donner à l'instance qui a rendu la décision attaquée que si des raisons particulières le justifient. En règle générale, la présence de vices majeurs entachant la procédure de cette instance constitue une raison particulière."

On note que dans les notes explicatives du RPCR 2020, il est dit sous l'article 5(3) que le rapporteur évalue, dans son étude préliminaire s'il convient de donner au recours la priorité par rapport à d'autres recours qui lui sont attribués, par exemple lorsqu'un renvoi semble probable.

Sous l'article 11, ces notes explicatives indiquent que le nouvel article 11 vise à réduire la probabilité de va-et-vient entre les Chambres et la première instance. Compte tenu des nouveaux articles 12 et 13, davantage de questions devraient être traitées en première instance, ce qui devrait réduire le besoin de renvoyer les affaires. Il est également écrit qu'une Chambre ne doit normalement pas renvoyer l'affaire si toutes les questions peuvent être tranchées sans effort excessif. Un vice majeur entraîne généralement un renvoi.

L'article 11 s'appliquant à tous les recours en instance, quelques affaires l'ont déjà appliqué.

Dans l'affaire T1966/16, la Chambre a annulé lé décision ayant rejeté la demande pour défaut d'activité inventive mais identifié de potentiels problèmes au titre des articles 83, 84 et 123(2) CBE.
Elle estime que des raisons particulières justifient le renvoi car la division d'examen n'a pas pris de décision sur ces questions. Selon l'article 12(2) RPCR, l'objet premier d'une procédure de recours est de procéder à une "révision de nature juridictionnelle de la décision attaquée". Ce principe ne serait pas respecté si la Chambre devait conduire un examen complet de la demande. L'article 11 n'entraîne pas une obligation d'examiner le respect des articles 83, 84 et 123(2) CBE, pour lesquels aucune décision de première n'a encore été prise.

Dans l'affaire T731/17, la Chambre juge que ne pas renvoyer l'affaire exigerait de la Chambre d'examiner l'activité inventive au vu des documents D1 à D4 et de décider si D2 appartient à l'état de la technique, ce en première et dernière instance. La Chambre remplacerait la division d'examen plutôt que de réviser la décision attaquée. Des raisons particulières s'opposent donc au renvoi.

Dans l'affaire T2538/18, la Chambre a jugé que la division d'opposition avait violé le droit d'être entendu des parties, sa décision étant basée sur des motifs sur lesquelles les parties n'avaient pas eu l'opportunité de s'exprimer. La décision ne traitait pas des arguments de l'Opposante quant à la divulgation de certaines caractéristiques dans l'état de la technique le plus proche et formulait un problème technique objectif différent de celui discuté pendant la procédure. Compte tenu de ce vice substantiel de procédure, la Chambre juge le renvoi approprié.

Dans l'affaire T2138/14, la division d'examen a commis un vice substantiel de procédure en rejetant la décision pour défaut de clarté et d'activité inventive au vu de D6 à l'issue d'une procédure orale tenue en l'absence du déposant, alors que ces motifs n'avaient jamais été discutés dans la procédure écrite. Malgré cela, la Chambre ne renvoie pas l'affaire car le déposant ne l'a pas demandé, la nouveauté au regard de D6 a déjà été discutée en première instance, et un renvoi irait à l'encontre du principe d'économie de la procédure.

Dans l'affaire T217/16, la Chambre a jugé, contrairement à la division d'opposition, que l'invention était suffisamment décrite. Les deux parties ayant demandé le renvoi, et la Chambre ne voyant pas raison de s'y opposer, l'affaire est envoyée devant la division d'opposition pour examen de la conformité au articles 54, 56 et 123(2) CBE.




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16 commentaires:

Rimbaud a dit…

Waouh, cinq décisions en un seul billet ! Bravo !!!
Merci le RPCR 2020.

Anonyme a dit…


Les premières décisions pointent l'incohérence entre d'une part vouloir éviter les renvois et d'autre part limiter l'objet du recours à une révision de la décision attaquée.
Si la décision ne mentionne pas certains points, pourquoi la chambre devrait-elle se pencher sur ces points?
La seule possibilité d'éviter les renvois serait que la première instance prenne position sur le maximum de questions possibles.

Robin a dit…

Il convient d’avoir à l’esprit que la nouvelle mouture de l’Art 11NRCP était beaucoup plus restrictive que la présente version et avait en fait été introduite dans le projet par les juges externes membres du "Conseil des chambres de recours".

Lors de présentation en décembre 2018, Mr Bachert, membre dudit conseil et juge au tribunal fédéral allemand (BGH) avait déclaré tout de go: au BGH nous devons renvoyer car nous n’avons pas de juges techniques, alors que vous avez des juges techniques et donc aucune raison de renvoyer. Le seul motif de renvoi autorisé devait être un vice substantiel de procédure. Le vice de procédure est resté mais à titre d’exemple.

Il est effectivement des situations dans lesquelles un renvoi est nécessaire. Si une division est d’avis qu’il y a un problème d’Art 123(2) ou d’Art 83, comment décider dans la même décision de la nouveauté et de l’activité inventive ?

Si l’on prend l’exemple de l’Art 123(2), quel est l’art antérieur à prendre en compte? Une revendication contrevenant à l’Art 123(2) n’a pas de date d’effet. Faut-il alors ignorer les caractéristiques contrevenant à l’Art 123(2) pour décider de la nouveauté ou de l’activité inventive. Telle est la solution préconisée par le BGH, mais qui est en contradiction flagrante avec la jurisprudence de la GCR.

Il y a d’autres situations dans lesquelles un renvoi est nécessaire et le ping-pong est inévitable dans certaines situations. Par contre si un dossier est renvoyé par une CR, le dossier ne devrait pas se perdre dans un triangle des Bermudes à la DG 1 comme cela se passe parfois, hélas.

Les décisions mentionnées dans le blog montrent simplement que l’Art 11NRPCR n’entraîne pas de modification de l’attitude des CR et que la jurisprudence établie est simplement confirmée. C’est mieux ainsi.

Cette intervention, pour moi intempestive, des juges extérieurs membres du Conseil des CR montrent que les CR ont perdu leur indépendance et que la perception de celle-ci ne tient pas à un déménagement dans une ville de la proche banlieue de Munich.

Anonyme a dit…


Une division d'examen pourrait, même si elle rejette pour un problème de 123(2), examiner aussi la nouveauté et l'activité inventive en faisant comme si l'article 123(2) CBE était respecté. Dans ce cas si la chambre infirme la décision sur le 123(2) elle peut embrayer sur le reste sans avoir à renvoyer.

Robin a dit…

Restons sérieux. Avec i y qu'à et faut qu'ont, on finira par passer pour des vrais!

Il faut rester logique. Les nouvelles règles de procédure des CR vont entraîner un surcroît de travail pour la première instance, ne serait-ce que par un nombre plus élevé de requêtes auxiliaires. Il y aura déjà suffisamment de travail avec celles-ci, alors de grâce, n’accablons pas les divisions avec des requêtes qui n'ont pas lieu d'être.

Pour ce qui est de l'Art 123(2) il y a un cas dans lequel il serait possible d'envisager un examen "théorique". Dans le cas d'une généralisation intermédiaire, il serait possible de rajouter les caractéristiques manquantes et alors d'examiner la nouveauté ou l'activité inventive. C'est la seule exception concevable, mais elle n'arrive pas souvent.

Dans le cas d'un problème selon l'Art 123(2) dans lequel il le titulaire se trouve dans un cas conduisant à la chausse-trappe selon G 1/93 c'est impossible, à moins de faire un travail inutile.

Dans le cas d'un problème d'insuffisance de description comment comparer une invention qui ne peut pas être mise en œuvre avec l'art antérieur. On fait comme si? Non merci.

Question: un déposant ou un titulaire peut il requérir au nom du droit d'être entendu qu'une division prenne position sur une revendication qui a de sérieux problèmes d'Art 123(2) ou d'Art 83. Le réponse logique est non. Tout est dit.

Dans la décision T 2069/15 de ce jour, le déposant à introduit une caractéristique qui contrevenait massivement à l'Art 123(2) en dernière réponse à la DE. Le brevet a été délivré. La DO a prétendu mordicus qu'il n'y avait pas de de problème d'Art 123(2) et la CR a décidé qu'il y avait effectivement un problème d'extension d'objet. Brevet révoqué.

Il aurait peut-être mieux valu de décider sur l'extension d'objet bien plus tôt. Résultat: dépôt en Août 201 et révocation en Décembre 2019. Que de travail inutile entre-temps!

RespPI a dit…

@robin
Je serais moins affirmatif que vous. Il y a des cas où l'on peut juger par ex insuffisance de description et activité inventive ou nouveauté et activité inventive.
Donc cela pourrait être une bonne pratique des divisions d'opposition, mais pas forcément généralisable

Robin a dit…

@ RespPI,

Sur un plan théorique peut-être. Ce qui manque hélas sont des exemples précis et convaincants.

Le nombre de décisions dans lesquelles une CR a décidé de l'AI en présence d'un problème d'extension d'objet se compte sur les doigts d'une main. En général les CR préfèrent faire l'impasse si de toute façon la requête ne devrait pas être admise car tardive. Avec les NRPCR il ne faut plus compter sur ce genre de traitement.

Je ne connais aucune décision dans laquelle une CR ait décidé à la fois de l'insuffisance, et malgré l'insuffisance ait décidé de l'AI.

Mais je veux bien me tromper.

La pratique suggérée est tout sauf généralisable, et il est difficile de voir en quoi elle pourrait donc être bonne.

Anonyme a dit…


@Robin

Lorsqu'une chambre a révoqué le brevet pour extension ou insuffisance, pourquoi s'embêterait-elle à examiner les autres motifs? C'est pour cette raison que de telles décisions sont rares.

La situation est différente pour la première instance.

Pour le 123(2), ça ne pose pas de problèmes. Qu'il soit respecté ou non n'empêche pas de prendre en compte une date (dépôt ou priorité) et faire une attaque de nouveauté et/ou d'activité inventive.

Pour l'insuffisance, c'est plus compliqué, et effectivement contradictoire dans certains cas. Si le problème vient de ce que l'invention n'est pas réalisable, alors oui, on ne trouvera pas d'art antérieur pertinent lui-même suffisamment décrit. Si le problème vient de ce que l'invention est réalisable mais avec des efforts indus, on peut tout à fait trouver un art antérieur qui lui explique comment réaliser l'invention.

Robin a dit…

@ Anonyme du 30.01.

Sur 123(2)

Pour ce qui de 123(2) vous faites l’impasse sur le fait qu’une telle revendication n’a pas de date d’effet. Alors prendre soit la date de priorité soit la date de dépôt, me semble fort léger et requiert de la première instance de prendre une décision tout à fait théorique.

Une autre solution serait d’ignorer la partie contrevenant à l’Art 123(2). Alors vous faites l’impasse sur la jurisprudence de la GCR.

Sur 83

Si un art antérieur n’est pas suffisamment décrit, alors ce n’est pas de l’art antérieur.

Le problème n’est pas que l’art antérieur soit suffisamment décrit, c’est l’invention qui ne l’est pas. Si elle n’est pas suffisamment décrite alors tout effort pour la comparer avec de l’art antérieur me semble vain et futile.

Les CR ont une ligne de jurisprudence constante : si la mise en œuvre de l’invention requiert des efforts indus, alors celle-ci n’est pas réalisable. Et nous en sommes au point ci-dessus.

Conclusion

Que ce soit pour 123(2) ou 83, les divisions de première instance ont déjà fort à faire, alors pourquoi se compliqueraient-elles la tâche. Le fait de vouloir augmenter la productivité des CR ne doit pas se faire au détriment de la première instance. Si l’on suit votre raisonnement c’est ce qui se passera.

Je n’ai pas eu de réponse à la question : un déposant ou un titulaire peut-il requérir au nom du droit d'être entendu qu'une division prenne position sur une revendication qui a de sérieux problèmes d'Art 123(2) ou d'Art 83 ? Je ne le pense pas. Mais ce que vous demandez revient à exiger d’une division de répondre positivement à une telle requête. Est-ce vraiment ce que vous voulez.

Il n'est pas possible d'exiger en première instance qu'une division prenne position sur tous les points théoriques possibles. Il est déjà suffisamment difficile de prendre position sur tous les points réels qui posent un problème de brevetabilité.

Anonyme a dit…


Cette notion d'absence de date d'effet en cas de problèmes de 123(2) me laisse toujours songeur. Que je sache, une infraction à l'article 123(2) ne fait pas perdre rétroactivement sa date de dépôt à une demande de brevet.

En règle générale, l'article 123(2) est considéré comme enfreint parce que les caractéristiques revendiquées ne sont pas divulguées en combinaison dans la demande. Cela n'empêche pas de trouver cette combinaison dans l'art antérieur et de formuler des attaques de nouveauté et d'activité inventive. C'est d'ailleurs ce que font la plupart des opposants dans leurs mémoires d'opposition quand ils soulèvent les articles 100a) et 100c).

Robin a dit…

@ Anonyme du 31.01.2020, 07.37,

Vous avez le droit de rester songeur autant que vous voulez, mais ce n’est pas parce qu’il y a de l’art antérieur pour une revendication contrevenant à l’Art 123(2) qu’il faille décider de la nouveauté ou de l’activité inventive d’une telle revendication qui n’a aucune raison d’être. L’absence de raison d’être fait justement qu’elle n’a pas de date d’effet.

Pour l’opposant, tout moyen permettant de faire tomber le brevet est licite. Ceci ne signifie pas qu’il soit légal. Ce que fait un opposant n’a certainement pas force de loi.

Anonyme a dit…


A part que si en recours la Chambre trouve que la revendication a une "raison d'être", comme vous dites, le fait d'avoir discuté de la nouveauté et de l'activité inventive évite un renvoi. C'est un peu le sujet de la discussion. Vous semblez considérer que les décisions de première instance sont gravées dans le marbre, mais ce n'est pas toujours le cas.

Quand une DO convoque les parties à une procédure orale, et qu'à 9h40 c'est terminé pour problème de 123(2), je trouve qu'il serait plus efficace que la DO se penche aussi sur le fond, à moins que le problème soit tellement flagrant qu'il est quasi certain que la Chambre confirme en cas de recours.

Anonyme a dit…

Je suis d'accord avec l'anonyme du 2 février. En poussant le raisonnement de certains, si un terme manque de clarté la revendication n'a pas de "raison d'être" donc pas besoin d'examiner le fond. La qualité du système EP en prendrait un sérieux coup.

Robin a dit…

Je n'ai jamais considéré, ni de près, ni de loin que les décisions de première instance sont gravées dans le marbre, bien au contraire. Sinon, il n'y aurait pas besoin de recours! Elles peuvent très bien se méprendre et il n’y a aucune honte à cela.

Vous exigez en fiat des divisions d'opposition de faire un travail pour lequel elles ne sont pas prévues. Il y a une incohérence fondamentale entre décider de la nouveauté et l’activité inventive pour une revendication qui n’a pas de raison d’être puisqu’elle contrevient aux dispositions de l’Art 123(2), et je le répète, n’a donc pas de date d’effet.

J’irais même plus loin, en décidant de la nouveauté et de l’activité inventive d’une telle revendication, une division commettrait un vice fondamental de procédure. Si elle constate de bonne foi qu’il y a extension d’objet, alors la procédure doit se terminer. Même si la procédure orale se termine à 9h40 dans le cas d’un problème d’extension d’objet, cela est parfaitement justifié.

Dans le cas d’une généralisation intermédiaire, mais uniquement dans ce cas, je serai prêt à vous suivre.

Après tout si un brevet est délivré et que la revendication indépendante contrevient à l’Art 123(2), il ne faut pas oublier que le déposant et/ou son mandataire ont donné leur accord pour le libellé de la revendication telle qu’elle est attaquée par l’opposant. Vouloir par après raccourcir la procédure et exiger des divisions d’opposition de mettre la surmultipliée pour réparer une erreur que l’on a soit même commise est un peu facile.

@ Anonyme du 3 Février
Restons sérieux. Venir maintenant avec la clarté est pousser le bouchon trop loin. Une revendication, même si elle manque de clarté a une date d'effet et donc a une raison d'être. Il est donc parfaitement possible de l'examiner quant au fond.

Si une caractéristique n'est pas claire, alors il est possible, en règle générale, de lui donner une interprétation extensive. Il est alors plus que fréquent qu'une objection de nouveauté ou d'activité inventive soit justifiée.

D'un autre côté une caractéristique manquant de clarté ne permet pas de distinguer l'objet d'une revendication de l'art antérieur, cf. T 571/05, T 422/06 ou T 144/12, T 872/09.

La qualité du système EP ne dépend pas seulement de la manière dont les examinateurs travaillent. Elle dépend aussi de la qualité de ce que fournissent les parties.

Anonyme a dit…

Mais au fait, quel article de la CBE traite de la raison d'être des revendications déjà ?

Robin a dit…

Dans une décision publiée ce jour, T 32/16, une CR a décidé que lors d'in renvoi pour adaptation de la description, l'Art. 11 RPBA 2020 ne s’applique pas, car il ne s’agit pas d’une poursuite de la procédure.

https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t160032eu1.html

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