On a eu l'occasion à maintes reprises de dire dans ce blog que les disclaimers, dont l'usage est régi par les décisions G1/03 et G2/03, étaient dangereux.
Outre le fait que l'antériorité doit être soit "accidentelle", soit relever de l'Art 54(3) CBE, la décision G1/03 pose en effet plusieurs autres principes, dont le non-respect entraîne l'inadmissibilité du disclaimer :
- Un disclaimer ne devrait pas retrancher plus que ce qui est nécessaire soit pour rétablir la nouveauté, soit pour exclure un objet qui tombe sous le coup d'une exception à la brevetabilité pour des raisons non techniques ,
- Une revendication contenant un disclaimer doit répondre aux exigences de clarté et de concision prévues à l'article 84 CBE,
- Un disclaimer qui est ou devient pertinent pour l'appréciation de l'activité inventive ou de la suffisance de l'exposé ajoute des éléments en violation de l'article 123(2) CBE.
L'affaire T286/06 illustre la deuxième exigence : la clarté.
Dans cette affaire, le titulaire avait, pour rétablir la nouveauté par rapport à un document relevant de l'Art 54(3) CBE, introduit pendant la procédure d'opposition le disclaimer suivant : "à condition que l'inhibiteur de liaison ne soit pas un composé d'ammonium quaternaire biodégradable".
Or, la demande telle que déposée ne contenait aucune information permettant d'interpréter l'expression "biodégradable", et donc de déterminer quels composés étaient biodégradables ou non.
Pour la Chambre, l'Art 84 CBE a pour but d'assurer la sécurité juridique en exigeant que l'objet d'une revendication soit clairement défini. La revendication ne peut pas être interprétée à l'aide de documents qui ne sont pas explicitement cités dans la demande telle que déposée comme étant pertinents pour l'interprétation des termes de la revendication. La Chambre rejette l'argument du titulaire, selon lequel l'homme du métier pouvait interpréter le terme litigieux à l'aide du document ayant justifié l'introduction du disclaimer. Même l'introduction de références à ce document dans le brevet n'est pas suffisante ; les références auraient dû être contenues dans les pièces originales de la demande.
Le disclaimer doit donc être interpreté en considérant ce que l'homme du métier aurait compris en lisant la revendication, compte tenu de ses connaissances générales.
La Chambre étant d'avis que l'homme du métier n'aurait pu donner qu'un sens relatif et non absolu au terme "biodégradable", elle en conclut que le disclaimer ne respecte pas les exigences de clarté. Il est donc irrecevable.
lundi 14 juillet 2008
T286/06 : disclaimer et clarté
jeudi 3 avril 2008
T788/05 : priorité et disclaimer
La décision T788/05 commentée par Privat Vigand dans un des derniers numéros de la revue orange est intéressante à plusieurs titres.
- Droit de priorité
Le brevet attaqué a été déposé par X sous priorité d'une demande japonaise J2 déposée par cette même société X.
Parmi l'art antérieur cité figure une demande D1 déposée conjointement par X et une autre société Y. Cette demande bénéficie d'une priorité japonaise J1 également au nom de X et Y. Les inventeurs du brevet en cause figurent parmi les inventeurs des demandes D1 et J1.
Se pose alors la question de la validité du droit de priorité issu de J2, eu égard au fait que J1 pourrait être considéré comme étant la véritable première demande à la place de J2.
On sait en effet que le droit de priorité naît du dépôt d'une première demande déposée par le même déposant pour le même objet; une deuxième demande ne peut donc pas faire naître un droit de priorité valable (sauf exception).
La division d'opposition avait jugé que l'introduction d'un disclaimer rendait l'invention différente de celle de D1/J1, et que la priorité était par conséquent valable, J1 n'étant pas la première demande pour cette invention.
La Chambre de recours aboutit à la même conclusion, mais se base sur un tout autre motif : l'identité du déposant.
Selon la Chambre, le dépôt de J1 par X et Y fait naître un droit de priorité pour cette même entité X+Y. X seul n'aurait pu baser un droit de priorité sur J1 que si Y lui avait cédé ses droits. Le brevet en cause ayant été déposé par X seul, J1 ne peut pas constituer une première demande.
En résumé, J2 est bien la première demande déposée par l'entité X pour l'objet revendiqué.
- Disclaimers
Le droit de priorité étant considéré comme valable, D1 n'est opposable qu'au titre de l'Art 54(3) CBE.
Le disclaimer permettant de retrouver la nouveauté par rapport à D1 devrait donc être admissible selon la décision G1/03.
Ce serait oublier que la décision G1/03 pose d'autres principes, notamment :
- Un disclaimer ne devrait pas retrancher plus que ce qui est nécessaire soit pour rétablir la nouveauté, soit pour exclure un objet qui tombe sous le coup d'une exception à la brevetabilité pour des raisons non techniques (voir mon billet à ce sujet),
- Une revendication contenant un disclaimer doit répondre aux exigences de clarté et de concision prévues à l'article 84 CBE.
- Un disclaimer qui est ou devient pertinent pour l'appréciation de l'activité inventive ou de la suffisance de l'exposé ajoute des éléments en violation de l'article 123(2) CBE.
C'est ici le troisième point qui fait défaut. Par rapport à l'art antérieur le plus proche D5, l'ajout du disclaimer est pertinent pour apprécier l'activité inventive. Le disclaimer n'est donc pas admissible.
Ainsi, un disclaimer qui paraît admissible eu égard à un art antérieur (accidentel ou selon l'Art 54(3)) peut se révéler ultérieurement inadmissible compte tenu de l'existence d'un autre art antérieur.
samedi 22 mars 2008
T1559/05 - G1/03 s'applique au cas de l'exclusion d'une partie de l'invention
La position du jury d'examen était que les décisions G1/03 et G2/03 sur les disclaimers étaient inapplicables, car la caractéristique exclue (le citrate de sodium) était expréssément décrite dans la demande telle que déposée. Il ne s'agissait donc pas d'un disclaimer non supporté ou non-divulgué.
Cette position est supportée par la décision T1139/00, où la Chambre 3.2.2 a estimé que ces décisions de la Grande chambre ne s'appliquaient qu'au cas où la matière enlevée par le disclaimer n'était pas divulguée dans le texte déposé (pts 2.2 et 2.3 des motifs). Dans le cas d'espèce, le disclaimer a été considéré par la Chambre comme une simple renonciation à un mode de réalisation correctement divulgué, renonciation qui ne porte pas préjudice aux tiers et n'apporte pas de contribution technique (pt 3.1 des motifs).
Dans la décision T1050/99, la Chambre 3.3.8 considère au contraire que lorsqu'un mode de réalisation est présenté comme une partie de l'invention et non comme un domaine pouvant être exclu, le disclaimer en soi n'est pas divulgué, ce qui appelle l'application des décisions G1/03 et G2/03. La Chambre fait en particulier référence au point de la décision G1/03 qui interdit d'exclure un mode de réalisation qui se révèle non réalisable (interdiction de recourir aux disclaimers pour satisfaire la suffisance de description).
La toute récente décision T1559/05 de la Chambre 3.4.2 supporte cette dernière position.
Si la Chambre reconnaît que l'objet exclu par le disclaimer est expressément divulgué dans la demande (en l'occurrence dans la partie décrivant l'état de la technique), elle estime, après une comparaison approfondie des caractéristiques de l'objet exclu avec celle de l'invention, que l'homme du métier aurait considéré cet objet comme faisant partie de l'invention.
Suivant la décision T1050/99, la Chambre conclut que le disclaimer n'est pas supporté (ou divulgué) et applique les décision G1/03 et G2/03 pour juger le disclaimer comme non admissible.
Une clarification semble donc s'imposer dans ce cas particulier où l'objet exclu par le disclaimer (mais pas le disclaimer en tant que tel) trouve son fondement dans la demande telle que déposée.
dimanche 23 décembre 2007
T33/06, du danger des disclaimers
La décision T33/06 illustre l'un des nombreux dangers liés à l'utilisation de disclaimers.
Pour se démarquer d'un art antérieur selon l'Art. 54(3) CBE, le titulaire avait introduit un disclaimer.
Selon la décision G1/03, le disclaimer est permis pour se démarquer d'un art antérieur selon l'Art. 54(3) CBE, mais il ne doit pas exclure plus que nécessaire. En d'autres termes il ne faut exclure par le disclaimer que ce qui est destructeur de nouveauté dans le document antérieur. Il ne faut pas trop exclure, donc être "trop nouveau" !
Dans le cas d'espèce, le titulaire n'avait pas pris en compte certaines caractéristiques de l'exemple qu'il voulait "disclaimer". La Chambre a jugé que cette modification était par conséquent contraire à l'Art 123(2) CBE, et a révoqué le brevet.
