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mercredi 29 octobre 2014

T333/10 : application de la R.137(5) CBE


La section de la recherche avait émis un rapport de recherche partiel, indiquant que compte tenu du défaut de nouveauté des revendications 1 et 2, quatre inventions non unitaires avaient été trouvées.

La première invention était couverte par les revendications 1 à 4, 6-7 et 10 à 17, et portait sur un dispositif de téléphonie mobile avec deux "corps" (revendication 2) et une caméra par "corps" (revendication 4). L'opinion émise au stade de la recherche confirmait ce problème d'unité d'invention a posteriori.

Le déposant avait réagi en proposant une revendication combinant la revendication 1 d'origine avec une caractéristique issue de la description. La division d'examen avait alors refusé d'examiner le jeu de revendications sur le fondement de la R.137(4) CBE (aujourd'hui R.137(5) CBE) et donc rejeté la demande.

Pour mémoire cette règle prévoit que "les revendications modifiées ne doivent pas porter sur des éléments qui n'ont pas fait l'objet de la recherche et qui ne sont pas liés à l'invention ou à la pluralité d'inventions initialement revendiquées de manière à former un seul concept inventif général."

La Chambre confirme la décision de première instance.
Elle se pose la question de savoir si l'objet de la revendication 1 modifiée avait fait l'objet de la recherche dans le contexte d'une des 4 inventions identifiées, ou si son objet aurait dû être couvert par la recherche.

La Chambre considère que le premier objet recherché correspond à la combinaison des revendications 1, 2 et 4. La revendication 1 modifiée, qui ne comprend pas les caractéristiques des revendications 2 et 4 d'origine, n'est donc pas considérée comme ayant fait l'objet d'une recherche.

La section de la recherche doit dûment prendre en compte la description, mais dans le cas d'espèce, la caractéristique ajoutée n'est pas liée au problème technique présenté dans la description, et ne peut pas être identifiée comme une position de repli possible.

La Chambre décide par conséquent que l'objet de la revendication 1 modifiée n'a pas fait l'objet de la recherche et ne se combine pas avec les inventions initialement revendiquées de manière à former un seul concept inventif.

Le déposant s'est référé à la décision T2334/11, qui indique au point 2.2.2 que l'on ne doit pas procéder à une analyse d'unité d'invention a posteriori en comparant la revendication 1 d'origine avec la même revendication combinée avec une caractéristique de la description. Si une telle pratique était suivie, le défaut de nouveauté de la revendication 1 interdirait en pratique d'ajouter des caractéristiques qui n'ont pas été recherchées.  La Chambre rétorque que dans cette affaire une caractéristique avait restreint la portée d'une revendication recherchée. Ce n'est pas le cas dans la présente affaire puisque par suite du défaut de nouveauté de la revendication 1 la première invention recherchée était une combinaison des revendications 1, 2 et 4.


Décision T333/10

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6 commentaires:

Raoul a dit…

Il s'agit pour une fois une application correcte de la R 137(5, anciennement R 137(4).
Une décision comparable est T 2459/12.
Il existe cependant plus de cas dans lesquels la R 137(5) a été appliqué simplement pour éviter de devoir faire une recherche complémentaire en cours d'examen, ce qui est toujours une perte de temps pour l'examinateur en charge du dossier.
Voir T 665/014, T 173/06, T 789/07 comme exemples parmi beaucoup d'autres.

Anonyme a dit…

Cette décision est assez incroyable
Comment la chambre peut-elle prétendre que la revendication 1 n'a pas été recherchée alors que la division d'examen a trouvé qu'elle n'était pas nouvelle au regard de D1?
pour moi, il y a bien eu recherche sur la revendication 1, et donc la rev 1 modifiée est forcément unitaire avec la revendication 1 d'origine.

Resp PI a dit…

Mais pourquoi le demandeur a-t-il fait appel au lieu de déposer une divisionnaire?
Il me semble que cela aurait été moins cher plus rapide et en plus la brevetabilité aurait été examinée...

Anonyme a dit…

Déposer simplement une divisionnaire aurait été risqué car si la décision de rejet de la demande mère passe en force de chose jugée l'OEB n'aurait tout simplement pas examiné la divisionnaire si celle-ci porte sur le même objet que la demande mère. Payer une taxe de recherche n'aurait peut-être pas été suffisant pour changer les faits de la cause, mais je serais curieux de lire d'autres commentaires sur ce point.

Anonyme a dit…

@Raoul: Je ne peux pas trouver T665/014. To peux m'aider?

Raoul a dit…

Il faut lire 655/04.
Mes excuses pour l'erreur

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