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mercredi 4 août 2010

J3/09 : pas de remboursement de taxes de revendication

La demande PCT comprenait 68 revendications.
L'OEB agissant en tant qu'administration chargée de la recherche internationale (ISA) n'avait effectué qu'une recherche partielle, le déposant n'ayant pas acquitté de taxes de recherche additionnelle après objection de défaut d'unité d'invention.
Au moment de l'examen de la demande, la division d'examen, totalement d'accord avec l'objection, a donc requis du demandeur qu'il limite ses revendications à l'invention ayant fait l'objet de la recherche (R.164(2) CBE).

Ce qu'a fait le demandeur, mais en réclamant un remboursement des taxes de revendication, au motif que le paiement de taxes pour des revendicationsn ne pouvant pas faire l'objet de l'examen n'avait pas de base légale.

La Chambre ne partage pas l'avis du requérant : la base légale était, au moment de l'entrée en phase régionale, la R. 110(1) CBE1973.
D'une manière générale, des taxes, une fois qu'elles sont valablement payées, ne sont pas remboursées, sauf si des dispositions spécifiques le prévoient (pt 4.3).
Le déposant avait l'opportunité, pour éviter le paiement de taxes de revendication ou obtenir un remboursement, de profiter des dispositions des R.161 et 162 CBE.
En outre, il n'était pas "inévitable", au moment de l'entrée en phase régionale, que la division d'examen partage l'avis de l'OEB agissant en tant qu'ISA. Dans le cas contraire, une recherche additionnelle aurait été effectuée, et l'examen aurait porté sur toutes les revendications. Pour la Chambre, le fait que selon la procédure BEST le premier examinateur de la division d'examen est aussi celui a procédé à la recherche internationale n'est pas pertinent.

Décision J3/09
Voir le commentaire sur le blog K's Law.

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1 commentaires:

Anonyme a dit…

J3/09 ne me choque pas, c'est le mode de determination des taxes de revendications SIPO qui me semble beaucoup plus discutable (vraiment rigide).
Lorsque l'on depose un PCT susceptible de designer CN, on ne peut pas s'en remettre a l'agent chinois (eventuel), qui n'a aucune latitude (il faut anticiper).

Le deposant de J3/09 aurait pu s'affranchir des taxes de revendications en reduisant le nombre de revendications lors de l'entree en phase regionale EP. Et meme s'il etait entre en phase regionale avec toutes les revendications et avait paye toutes les taxes, il disposait d'un delai pour supprimer certaines revendications et obtenir le remboursement des taxes correspondantes selon R162(3). Mais il a pris le risque de ne pas recourir a ces possibilites (en depit de l'absence d'unite alleguee par ISA-EP durant la phase PCT).
En revanche, en Chine, ces possibilites n'existent pas...
C'est du moins ce que m'a dit un agent chinois, et ce que m'a confirme un autre de nos agents.

Notre filiale US avait depose une premiere demande US avec un tres grand nombre de revendications. En l'absence de rapport de recherche de l'USPTO, un PCT identique a ete depose un an plus tard a l'OEB (droit de priorite garanti + pas de taxes de revendications pour les PCT).
Lors de l'entree en phase nationale, aussi bien en Europe qu'en Chine, le nombre de revendications a ete fortement reduit (pas de probleme d'unite mais choix de ce qui semblait le plus pertinent a la date d'entree en phase nat, compte tenu notamment du montant des taxes de revendications et de l'evolution du marche concerne).
Aucun examinateur chinois n'a et ne sera a priori amene a etudier des revendications autres que celles presentes lors de l'entree en phase nationale chinoise ou qui pourraient etre a l'avenir introduites/modifiees lors de l'examen chinois.
Neanmoins, le SIPO a exige des taxes de revendications supplementaires pour toutes les revendications presentes lors du depot PCT, ce qui representait une taxe assez phenomenale pour la Chine (sans commune mesure avec les montants europeens heureusement).

N.B. Il faudrait verifier si c'est toujours d'actualite aujourd'hui, la loi CN ayant evolue recemment.


Lukasz

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