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dimanche 31 mai 2009

Sur la Toile

  • Une décision importante aux Etats-Unis : l'ensemble des juges de la CAFC, dans l'affaire Abbott v. Sandoz, a jugé dans une décision "en banc" qu'une revendication de type "product by process" (produit caractérisé par son procédé d'obtention) ne peut être contrefaite qu'en mettant en œuvre les étapes du procédé. Un produit de structure identique obtenu par un procédé différent ne serait donc pas contrefaisant. Pourtant, en matière de brevetabilité, l'USPTO, comme l'OEB, n'admet une telle revendication que si le produit en tant que tel, de par sa structure, est nouveau et non évident. Apparemment, la décision de la CAFC ne prend pas position sur ces aspects de validité. A noter que 3 juges ont émis une opinion dissidente sur le sujet. Pour plus de détails, voir le blog de Peter Zura.
  • Un blog utile notamment pour les candidats à l'EQE : "EQE Tools". On y trouve entre autres des décisions de jurisprudence.
  • La Lituanie devient le 15ème Etat partie à l'accord de Londres.
  • L'INPI lance un nouveau formulaire de constitution de mandataire pour les brevets européens ayant effet en France.
  • Pour ceux qui n'ont pas encore voté pour leur(s) blog(s) favoris, le vote institué par Gene Quinn est encore ouvert. Le seul blog francophone de la liste n'a pour l'instant recueilli qu'une centaine de voix alors qu'il compte plus de 200 abonnés par courriel !
  • N'oubliez pas non plus de répondre à l'enquête sur la fréquence de consultation du blog (sur le bandeau de droite).
PS: si des lecteurs connaissent des décisions émanant de juridictions nationales et portant sur la contrefaçon ou la brevetabilité de revendications de type "product-by-process", ils sont les bienvenus !

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10 commentaires:

Armand Grinstajn a dit…

"Apparemment, la décision de la CAFC ne prend pas position sur ces aspects de validité ..."

Dans sa dissenting opinion (succulente), Pauline Newman dit quand même que la décision de ses collègues aura pour effet que les critères seront désormais différents en validité et en contrefaçon.

"It has been an inviolate rule that patent claims are construed the same way for validity and for infringement. [...] As interpreted for validity, the claims obtained under the expedient of necessity are product claims, and are subject to the requirements of novelty, unobviousness, and all other requirements for new products, independent of how the products can be made. My colleagues hold that these are product claims for validity, but process claims for infringement. Departure from the rule that forbids such deviation requires sound reason, and fuller exploration than the cursory brush-off dispensed by my colleagues."

On trouve le texte de la décision très facilement sur Patently-O, par exemple.

Laurent a dit…

Oui, le lien sur "Abbott v. Sandoz" pointe vers le texte complet de la décision.

Anonyme a dit…

Bonjour,

Concernant l'extrait suivant : "...une revendication de type "product by process" (produit caractérisé par son procédé d'obtention) ne peut être contrefaite qu'en mettant en œuvre les étapes du procédé. Un produit de structure identique obtenu par un procédé différent ne serait donc pas contrefaisant. Pourtant, en matière de brevetabilité, l'USPTO, comme l'OEB, n'admet une telle revendication que si le produit en tant que tel, de par sa structure, est nouveau et non évident..."

Je ne vois pas de contradiction.

En effet, la revendication a pu être jugée brevetable au dépôt, notamment parce qu'à cette date "le produit en tant que tel, de par sa structure, est nouveau et non évident".

Pour autant, quelques temps plus tard, un tiers a pu obtenir le même produit, par un procédé différent. Il n'est donc pas contrefacteur, et cela ne remet pas non plus en cause la nouveauté du produit à la date de dépôt.

LT a dit…

Pour moi la contradiction est la suivante.

En matière de validité, on exige que le produit en tant que tel soit nouveau. Donc on interprète la revendication comme portant sur le produit en tant que tel.

Mais en matière de contrefaçon, on interprète la revendication de manière plus restrictive, puisque le même produit obtenu différemment ne sera plus considéré comme couvert par la revendication.

La contradiction réside donc dans la différence d'interprétation. Large quand on examine la brevetabilité et étroite quand on examine la contrefaçon.

Il ne faut pas oublier qu'une revendication de product by process est rédigée quand à la date de dépôt on n'a pas élucidé la structure du produit nouveau, par exemple un nouveau médicament.
La référence au procédé est alors la seule manière de le caractériser. Mais l'invention, c'est bien le produit et pas le procédé (qui souvent n'est qu'un bête procédé par analogie), et c'est pourquoi la revendication devrait porter sur le produit en tant que tel.

Or ici, on limite la revendication pour en faire ni plus ni moins une revendication de procédé.

C'est bien pour le tiers qui, une fois révélé le produit, peut facilement élaborer un autre procédé, mais c'est injuste pour le breveté.

Anonyme a dit…

OK, je comprends, merci.

J'élargis donc le débat.

On en revient à ces artifices introduits à un moment donné, souvent sous la pression de certains lobbies, pour permettre d'obtenir des brevets, artifices qui à un moment où à un autre conduisent à des sortes d'incohérences.

Qu'en pensez-vous ?

chimiste a dit…

Je n'appelerais pas ça un artifice : en chimie on ne sait pas toujours la formule exacte d'un produit.
Comme il faut bien le définir, on utilise le procédé. On pourrait essayer de le définir par les propriétés aussi, mais les offices n'aiment pas.
Dans tous les cas, si ce produit a de super applications, pourquoi ne pourrait-on pas le breveter, comme les autres ?

Anonyme a dit…

(je précise que je ne suis pas chimiste...)

Si une des conditions pour l'obtention d'un brevet sur un produit X obtenu par le procédé Y est que le produit soit nouveau en tant que tel, je ne comprends pas comment l'on peut juger de cette nouveauté "en tant que tel" alors que l'on ne sait pas caractériser ce produit X autrement que par "produit X obtenu par le procédé Y " ?

La nouveauté du produit X en tant que tel sous entend que l'on sache déterminer les caractéristiques de X et que l'on ait constaté que X, ainsi caractérisé, ne se retrouve pas dans l'état de la technique...

Anonyme a dit…

"La nouveauté du produit X en tant que tel sous entend que l'on sache déterminer les caractéristiques de X et que l'on ait constaté que X, ainsi caractérisé, ne se retrouve pas dans l'état de la technique..."

"Determiner les caractéristiques de X" est une question vaste, dont on a jamais fait le tour.

S'il fallait avoir déterminer toutes les caractéristiques d'un produit avant de le breveter, on ne breveterait jamais rien.

"que l'on ait constaté que X, ainsi caractérisé, ne se retrouve pas dans l'état de la technique"

Oui, mais jusqu'à preuve du contraire, comme d'habitude.

Les revendications de produit par procédé ne sont pas des artifices, elles sont légitimes, au vu du rythme auquel avance la science.

Quand un nouveau produit est obtenu, avant d'avoir une caractérisation structurale, il peut se passer des decennies. Certaines caractérisations structurales sont récompensées par des Prix Nobel (de médecine et de chimie), tellement elles constituent des avancées majeures. Les critères de brevetabilité sont généralement reconnus comme étant inférieurs aux critères d'obtention du Prix Nobel.

chimiste a dit…

dans ce cas l'OEB renverse la charge de la preuve. Si l'examinateur a l'impression qu'un produit de l'art antérieur correspond à celui revendiqué, le demandeur doit prouver le contraire, en général en montrant que certaines de ses propriétés (p.ex. thérapeutiques) sont différentes.

Armand Grinstajn a dit…

J'ai regardé un peu dans la jurisprudence britannique, allemande et japonaise. Je n’ai rien trouvé concernant la contrefaçon de telles revendications. Toutes les décisions que j’ai trouvées parlent de brevetabilité.

Au Royaume-Uni, la fameuse décision Kirin Amgen v. Hoechst Marion Roussel (2005) semble avoir harmonisé les choses (en brevetabilité) par rapport à l'OEB : des revendications product-by-process sont admises lorsque c'est le seul moyen de caractériser l'invention ; il y a défaut de nouveauté lorsque le produit en tant que tel est connu.

En Allemagne, il y a eu une décision fondamentale « Zipfelfreies Stahlband » (2001) qui a depuis été reprise au moins une fois, en 2005 (« Aufzeichnungsträger »). Là encore, il s’agit de la brevetabilité d’une telle revendication. A noter aussi que c’est un procédé d’utilisation et non pas un procédé de fabrication.

Voici le résumé allemand : « Ist bei einem auf einen Aufzeichnungsträger gerichteten Sachanspruch der beanspruchte Gegenstand zumindest teilweise nicht unmittelbar durch (räumlich-körperlich oder funktional umschriebene) Sachmerkmale, sondern durch ein Verfahren definiert, durch das eine bestimmte Informationsstruktur erhalten wird, ist durch Auslegung des Patentanspruchs zu ermitteln, ob und inwieweit sich aus dem angegebenen Verfahren durch dieses bedingte Merkmale des bei seiner Anwendung erhaltenen Aufzeichnungsträgers ergeben, die diesen als erfindungsgemäß qualifizieren. »

Grosso modo, si je comprends bien (la formule allemande est un peu tordue), ce qui est dit c'est qu'une telle revendication doit être interprétée. Il faut voir si la mise en oeuvre du procédé induit des caractéristiques du produit dont on peut tenir compte pour la brevetabilité.

Par ailleurs, j’ai trouvé un rapport du Bundespatentgericht dans lequel on dit : « So [wirken] in einem Sachanspruch Zweckangaben meist nicht beschränkend, ebenso Angaben zu Meßverfahren, Angaben zur Auswahl und Herstellungsangaben. » Autrement dit, des caractéristiques de fabrication ne sont en général pas limitatives.

Enfin, au Japon, comme souvent, il n’y a pas de jurisprudence. Les règles de base sont les mêmes que devant l’OEB. Les revendications product-by-process semblent réservées aux produits chimiques exclusivement. Les Directives disent d’ailleurs que des produits chimiques ne doivent pas être définis uniquement par des caractéristiques de procédé. Hiroya Kawaguchi dit la chose suivante : « … the addition of process elements is generally understood as a means to define a chemical and it does not necessarily restrict the subject matter of the claim. No court decision has construed the product by process claim to mean that the claim is restricted in scope by the elements in process. »

Pour résumer, on peut dire qu’a priori, dans les pays en question, des revendications product-by-process sont admis quand c’est le seul moyen de caractériser le produit, mais que les caractéristiques de procédé ne sont pas considérées comme limitatives. La décision de la CAFC rompt quelque peu ce consensus. Même si le problème ne concerne que peu de monde, ce serait bien si la Cour Suprême pouvait se pencher sur la question.

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